商标淡化的证明标准——美国“维多利亚的秘密”诉莫斯里案评述

[摘要：]在美国商标淡化诉讼中,一直存在“淡化可能性”与“实际淡化”的证明标准之争。2003年,联邦最高法院通过审理莫斯里案而首次介入。表面看来,最高法院已将标准统一为“实际淡化”,实则依然模棱两可,而根据反淡化和禁令救济的基本法理,证明标准又只能是“淡化可能性”。可见,问题远未解决,争论仍将延续。鉴于商标淡化理论的影响早已超出美国国界,研究这一问题对我国亦不无借鉴意义。
[关键词：]商标淡化　证明标准　莫斯里案

　　一直以来,证明标准都是美国商标淡化诉讼最大的争点。根据传统理论和多数州法的规定,原告只需证明存在淡化可能性即可胜诉;而按照联邦商标淡化法(以下简称FTDA)的规定,原告则应尽实际淡化的举证之责。[1]在司法实践中,美国法院往往各取所需,最终形成两种标准并存的尴尬局面。为此,联邦最高法院于2003年首次介入,开庭审理“维多利亚的秘密”诉莫斯里案。[2]从1998年起诉到2003年终审,莫斯里案历经三审、耗时6年、跨越两个世纪,可谓旷日持久,加上该案又是最高法院审理的商标淡化第一案,自然引起广泛关注。鉴于商标淡化的影响早已超出美国国界,本文试以该案为切入点,对证明标准问题作些探讨。

一、主要案情与系争要点
  
    本案原告系全美乃至全球女式内衣驰名商标“维多利亚的秘密(Victoria s Secret)”的所有人,仅1998年,该品牌广告费就高达5500万美元,销售额逾15亿美元。原告在美国开设了750家分店,主要销售女式内衣和其他服装与配饰,其中几家分店离被告所在地肯塔基州路易斯维尔市南面的伊丽莎白镇不远。不仅如此,原告每年还向公众发送4亿份产品目录,仅伊丽莎白镇的发送
量就达39000份。

    1998年,被告维克多·莫斯里(Victor Moseley)在伊丽莎白镇开设了一家名为“维克多的秘密(Victor s Secret)”的零售店,主营男女内衣、色情音像制品和性玩偶等商品。1998年2月,有位陆军上校收到“Victor s Secret”商店开业的宣传资料,旋即将该资料寄送原告,声称其对被告利用原
告驰名商标促销“淫秽、庸俗商品”的行为深感愤慨。原告随后致函被告,请求其更换店名,并指出,被告店名“Victor s Secret”可能造成与Victoria s Secret”商标的混淆,并可能淡化该商标的显著性。为此,被告将店名改为“维克多的小秘密(Victor s Little Secret)”。尽管原告仍不满意,但被告不愿再作让步,于是成讼。

     肯塔基西区法院受理此案,被告不服判决,上诉到第六巡回上诉法院,直至最高法院。最高法院于2003年审理此案。在诉讼中,原告同时提出了商标侵权与商标淡化两项诉讼请求。[3]初审法院认为,原告并未提供任何实际混淆的证据,其客户不难发现,被告店名“Victor s Little Secret”与“Victoria s Secret”之间没有任何联系,因而并不存在混淆可能性,自然也就谈不上商标侵权。这样,整个诉讼就主要围绕商标淡化问题展开,当事人双方对于“维多利亚的秘密”属于驰名商标这一点亦无争议,案件主要争点就是淡化的证明标准,同时也涉及到丑化是否构成FTDA诉因这一问题。[4]
   
二、判决要旨与初步评析

    莫斯里案历经三审,初审与上诉法院持相同立场,都只要求原告证明存在淡化可能性。最高法院则认为,原告只有尽到实际淡化的举证之责才能胜诉。以下谨述各法院判决要旨并作初步评析。

    (一)初审与上诉审判决

    在初审阶段,原告指出,被告的行为很可能弱化和削弱“维多利亚的秘密”的显著性并丑化其名声。地区法院认为,商标淡化要么弱化驰名商标标示产品的能力,要么破坏附着于商标的正面联想。其中,商标丑化则是指使消费者产生对于在先商标所覆盖之产品或服务的负面联想。考虑到系讼商标“Victor s Little Secret”与“Victoria s Secret”存在实质上的相似性以及被告商标所附着之产品的“淫秽”和“不道德”属性,西区法院最后判决,被告商标构成对原告商标的弱化和丑化。

    在上诉时,莫斯里指出,由于原告未能证明实际经济损失,地区法院判决其违反FTDA是错误的。第六巡回上诉法院首先分析了纳贝斯克案,在该案中,第二巡回法院指出,要求原告举证证明在收益上所遭受的实际损失并不合适。实际上,要求证明淡化实际发生的主张是对FTDA过于拘泥的理解,也与FTDA在损害实际发生之前发布禁令的意图相违背。因此,第二巡回法院认为,原告不必提交实际损失的证据就可以获得初步禁令救济,以消除损害驰名商标强度的可能性。[5]第六巡回法院指出,FTDA并不要求原告证明被告的行为给其造成了实际损害,并采纳了“可能损害之推定”这一证明淡化的标准。不难想象,第六巡回法院最终维持地区法院的判决。

    在审理过程中,第六巡回法院认为,“可能损害之推定”的证明标准与FTDA的立法用语和国会意图最为接近,因为FTDA旨在对商标淡化提供最宽泛的救济,并赋予商标所有人在遭受实际损害之前请求救济的权利。而要求原告证明实际损害只会将联邦反淡化之诉胜诉的难度提高到不合理的程度,并阻碍国会加强反淡化保护这一意图的实现。第六巡回法院指出:首先,“维多利亚的秘密”属于显著性很高的商标,有资格获得宽保护。其次,原、被告商标十分相似。第三,消费者在听到法院“Victor s Little Secret”这一名称时很可能会下意识地想起原告更为著名的商标和销售店,并将原告商标与莫斯里所销售的“性玩偶、色情礼品和女式内衣”联系在一起。基于上述理由,第六巡回上诉法院最终判决:“这是一起典型的商标淡化案,既有丑化,即将‘维多利亚的秘密’与性玩偶和一些下流用品联系在一起,又有弱化,也就是将著名连锁店与未经授权的营业联系在一起。”

    (二)最高法院的判决