商标淡化的证明标准——美国“维多利亚的秘密”诉莫斯里案评述

    虽然淡化问题具有鲜明的美国法色彩,其影响却是世界性的。实际上,最早承认淡化现象的并非美国法院,而是德国1924年的“Odol”商标案,[26]德国法院早期反淡化的实践乃是美国淡化理论的重要源泉。如今,根据欧盟各国商标法和《欧共体商标条例》,驰名商标都可以获得类似于反淡化的扩大保护。可以说,淡化理论起源于欧洲,发展完善于美国,最终又被欧洲各国所接受。不仅如此,淡化概念在欧美之外也产生了相当影响,新西兰最近颁布了反淡化法,澳大利亚则正在研究是否步其后尘。[27]事实上,根据巴黎公约和《与贸易有关的知识产权协议》,各成员方都有义务为驰名商标提供跨类保护,反淡化已经成为全球性的问题。

    就我国而言,尽管迄今为止的商标法及其实施条例都未出现“淡化”、“反淡化”一类的字眼,但作为巴黎公约和世界贸易组织的成员国,我国同样有义务为驰名商标提供扩大保护,淡化理论和相关判例在我国具有相当影响。我国现行商标法及其实施条例、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《驰名商标认定和保护规定》对造成混淆以外之其他侵权行为的规定,就体现了反淡化的见解。[28]在实践中,我国商标审查人员和法官也自觉或不自觉地根据淡化理论调处纠纷、审理案件。就此而言,莫斯里案及其引发的各种争论对我国商标审查、商标执法和司法实践乃至理论研究都不无借鉴意义。

    具体说来,与一般商标相比,驰名商标在我国享受的扩大保护主要表现在以下诸方面:第一,就相同或者类似商品申请注册的商标,是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。第二,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标,是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。第三,将与驰名商标相同或近似的文字作为企业名称一部分使用且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予登记。第四,如果某个域名或该域名的主要部分至少构成对驰名商标的复制、模仿、翻译或音译,且该域名是依恶意注册或使用的,即应认为该域名与该驰名商标发生冲突。其中,第一种情形并未突破传统商标权的保护范围,即依然建
立在制止混淆的基础上,只不过不以商标注册为前提。其他三种情形则类似于美国商标法给予驰名商标的反淡化保护。

    在实践中,驰名商标所有人要想通过诉讼制止他人侵害其商标权的行为,同样必须尽举证之责,证明标准问题不容回避。不管是哪一种侵权形式,最终都会损害商标所有人的利益,理当禁止。问题在于,商标所有人是只需证明存在损害可能性即为已足,还是应当更进一步,证明发生了实际的损害?与美国商标淡化诉讼一样,答案只能是前者。实际上,在商标审查或商标诉讼中,商标审查人员或者法官在认定是否存在损害可能性时,只能模拟普通消费者尽普通注意时的情形进行判断,一旦损害可能性成立,在实际的市场上,往往已有相当比例的消费者发生了对相关商标的混淆或者误认。如果坚持以实际损害的发生作为商标侵权的认定标准,则不能做到及时制止侵权、有效保护商标权人的利益。
 
    与商标淡化一样,混淆、误认或误导都属于消费者的心理活动,这些心理现象的基础就是心理联想,只不过侵权形式不同,消费者心理联想的内容、强度也会有所不同。就此而言,莫斯里案对消费者心理的关注值得我们借鉴。事实上,早在1942年,美国弗兰克福特法官就明确指出:“商标保护意味着法律对于符号心理功能的认可”,[29]这一论断一直为人们所津津乐道,却并未引起足够的重视。诚如斯言,从本质上讲,商标是属于心理或思维的,[30]消费者乃是商标法中最后的尺度。打一个形象的比喻,消费者心理就仿佛化学实验中的试纸,被浸泡在市场中作为判断商标所有人能否成功起诉近似产品制造者或销售者的“硝酸试金”。[31]这就意味着,只有通过市场调查,借助心理学特别是认知心理学的分析工具,我们才有可能准确把握商标侵权乃至商标制度的本质。在这方面,我国几乎还处于一片空白,急需拓荒性的研究。

    随着国际贸易的发展和海外投资的扩大,我国企业特别是其国外子公司或分支机构随时都有可能在美国和其他国家遭遇商标淡化诉讼。而正如麦卡锡教授所述,“FTDA是一部强有力的法律,企业既可以之作为进攻的利剑,又必须备好防守的盾牌。”[32]因此,准确理解FTDA,深刻领悟商标淡化的证明标准,对于有志于拓展海外市场的中国企业而言,已是一件十分迫切的任务。为此,商标法学界理应未雨绸缪,做好理论准备,以备企业不时之需。

    *作者单位:中南财经政法大学知识产权研究中心。本文系教育部人文社会科学重大攻关项目“知识产权制度的变革与发展”(编号:04JZD0016)的中期成果。

注释：
[1]FTDA即FederalTrademark DilutionAct,已纳入联邦商标法也就是兰哈姆法之中。其第43条第3款规定:“驰名商标所有人有权获得禁令救济,以禁止他人在商业活动中对其商标作商业性使用,条件是这种使用始于商标驰名之后且淡化了(cause dilution)该商标的显著性。”第45条则属定义条款:“所谓‘淡化’是指削弱驰名商标标示和区分商品或服务的能力,而不管:(1)驰名商标所有人与其他主体之间是否存在竞争关系。(2)是否存在混淆、误认或欺骗的可能性。”与“淡化可能性”和“实际淡化”相对应的英文分别是“likelihood of dilution”和“actual dilution”。

[2]V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 259 F.3d (6th Cir. 2001), rev d, 537 U.S. (2003).为便于行文,以下简称莫斯里案。基于同样的原因,将美国联邦最高法院亦简称为最高法院。

[3]在商标法中，一般所谓的侵权仅限于可能导致混淆的传统侵权形式，而不包括商标淡化。

[4]传统上,商标淡化包括弱化(blurring)与丑化(tarnishment)两种形式,但FTDA只规定了前者。这样,丑化是否构成联邦诉因就常常成为争论的议题,本文对此有所触及,但不深究。

[5]Nabisco,Inc.v.PF Brand.Inc.191F.3d 208,223-24(2d,Cir,1999)