商标淡化的证明标准——美国“维多利亚的秘密”诉莫斯里案评述

,禁令救济的目的就在于阻止损害继续发生或者防患于未然。就商标淡化案件而言,如果以发生实际淡化作为原告胜诉的前提,则意味着原告由于实际淡化造成的损失无法得到弥补。易言之,只有以淡化可能性作为证明标准,才符合禁令救济防患于未然的宗旨。

    美国联邦第四巡回法院为实际淡化标准的支持者,不妨以其主张为例进行分析论证。该法院认为,FTDA所谓“降低驰名商标标示和区分商品或服务能力”,其实质就是,驰名商标的促销能力受到在后商标的损害,原告要想胜诉就必须证明这种损害。[12]对于上述主张可以有或窄或宽的两种理解:其一,法院不能仅凭间接证据即商标和产品的相似性就得出淡化的结论,而必须根据原告收益实际损失的证据或精心设计的市场调查作出判断。其二,法院不仅要求在先商标所有人提供收益损失或市场调查的直接证据,而且认为,只有在被告将商标实际投放市场后原告才可以寻求禁令救济。[13]
 
    就第一种理解而言,如果在先驰名商标一直都经营得十分成功,则无论在后使用者对该商标显著性的淡化是多么明显,在先商标所有人都绝不可能就收益的降低进行证明。即便能够证明收益降低,也具有高度的不确定性,而且很难证明收益减少与商标淡化之间的因果关系。至于市场调查,其结果很容易被操纵,因而不足为凭。一般来说,原告有权通过间接证据赢得诉讼,只要这些证据足以证明最终的损失。就第二种理解而言,FTDA可以为其提供某种支撑,因为,该法使用的是“导致淡化”而非“淡化可能性”。尽管如此,对法律条文的这种过分拘泥于文字的理解正好与立法意图相违背。虽然法律条文使用了一般现在时的表述,即“导致淡化”,但就国会意图而言,FTDA旨在为商标所有人阻止淡化的实际发生提供禁令救济。
 
    如果按照第四巡回法院的理解来解读FTDA,在先驰名商标所有人将遭受不可挽回的损失。原因就在于:一方面,不到损害实际发生之时,商标所有人根本不能提起淡化之诉;另一方面,FTDA只能为原告提供禁令救济,在不能证明被告的故意时,原告即便胜诉也无从获得损害赔偿,这样,实际发生的损失就永远得不到补偿。由此可见,反淡化保护的证明标准应该是“淡化可能性”而非“实际淡化”。易言之,“当驰名商标面临市场影响被削弱的威胁时,其所有人不必等到损害实际发生和商标显著性遭受实际侵害之时就可采取行动。”[14]实际上,反淡化的目的就在于预防、阻止驰名商标淡化现象的实际发生。
 
    不仅如此,对于在后商标使用人即淡化案件的被告来说,采取实际淡化的证明标准也并非福音。一般说来,企业总是希望在新商标投入使用之前就能够清楚地知道,该商标是否与他人在先商标相冲突。而如果按照第四巡回法院对FTDA的理解,只有相关商标投入使用且其他企业因此而受到实际损害时,该企业才可以起诉,新商标的使用者要么极尽小心谨慎之能事,要么甘冒巨额营销广告费用打水漂的风险。[15]

    (二)从FTDA立法史和立法意图看淡化证明标准

    在FTDA立法过程中,有两份重要的报告可以为我们辩明商标淡化的证明标准提供线索,这就是美国商标协会就立法提案而提出的报告[16]和美国众议院的报告。[17]结合这两份报告的内容和国会立法意图,我们不难判断,商标淡化诉讼只能以“淡化可能性”为证明标准。

    首先,FTDA的条文几乎原封不动地源于美国商标协会1987年的提案,提案的基础又是只要求证明“淡化可能性”的各州反淡化法。在商标协会冗长而又琐碎的报告中,既有法律草案,又有详细的分析说明,但根本没有提到应将联邦淡化保护的标准由各州法律所规定的“淡化可能性”修改为“实际淡化”的理由。这就意味着,商标协会无意对淡化证明标准作上述变动

    其次,商标协会的报告明确指出,驰名商标极有可能由于显著性降低而受损,因而属于价值很高却极其脆弱的资产,很容易由于他人的同时使用而遭受不可挽回的损失,因而应受到最大限度的法律保护。上述论断很难与以下观念相协调,即只有受到了实际损害,驰名商标所有人才有权获得禁令救济。而且,报告还特别强调,“提案中的法律用语并不代表商标协会的最终选择。”其唯一目的就在于,为融入商标协会所赞成的各种规则提供样本,并激励人们继续讨论。这样看来,之所以最终文本中反淡化保护的标准为“实际淡化”而非“淡化可能性”,其原因主要在于商标协会起草提案过程中的疏忽[18]

    第三,众议院的报告表明,国会无意将反淡化保护限制在淡化实际发生之后。首先,报告指出,FTDA“旨在保护驰名商标,防止对这类商标未经授权的后续商业性使用淡化其显著性。”很明显,报告所称淡化并非指向商标促销能力或商业价值,而是商标显著性。由此可以推断,在后使用对驰名商标显著性的淡化是即时的,亦即,在其商业价值发生任何可以测量的损失之前,显著性就开始淡化。其次,报告认为,“淡化是一种感染,如果任其蔓延,最终必将毁灭商标的广告价值。”可见,国会的真实意图就是,在他人的使用对驰名商标造成可以测量的损失之前,就应通过FTDA予以制止。最后,报告认为,淡化概念明显有别于传统的商标侵权,“当对驰名商标未经授权的使用降低公众对于该商标标示某种独特、唯一或特别的东西的认知时,淡化保护就可以适用。”报告还列举了在后使用之可诉的实例:杜邦鞋、别克阿司匹林和柯达钢琴。这些实例不可辩驳地证明,在后商标与驰名商标完全相同足以证明淡化成立,原因就在于,一旦在后使用者将驰名商标用于标示其产品,该商标所标示的就不再是某种特别的东西。同时,既然商标侵权保护的范围涵盖类似商标,反淡化保护就不应局限于相同商标,只要在后商标与在先商标足够近似,淡化就可能成立。

四、淡化可能性的证明

    即便美国国会和法院最终采纳“淡化可能性”这一证明标准,原告也得尽举证之责,而不能仅凭理论上的假设主张权利。一般说来,在证明过程中,应主要解决以下问题:其一,如果不制止被告的行为,其他企业是否会群起仿效?其二,普通消费者看到被诉商标是否会即时想起原告商标?其三,弱化是否会损害驰名商标的强度?以上三个问题相互关联,层层递进。笔者试结合麦卡锡教授的研究成果进行剖析,并作出本文的判断。[19]

   (一)群起仿效问题

   所谓群起仿效是指,如果允许被告对驰名商标的非混淆性使用,其他企业也会在短时间内群起仿效,将相同或类似商标用在截然不同的商品或服务上,长此以往,驰名商标的强度必定会被削弱。针对这类指控,被告往往会作如下抗辩,与驰名商标的强势相比,其非混淆性使用是如此微不足道,以至对驰名商标的影响根本无足挂齿。