专利无效过程中的修改是否都导致禁止反悔

专利无效过程中的修改是否都导致禁止反悔

从一起专利纠纷中禁止反悔原则的适用谈起

文 / 闫文军

摘   要为了限制等同原则的适用，衡平法中的禁止反悔原则被适用到专利侵权判断中。专利侵权中的禁止反悔原则不再强调传统禁止反悔中的“被他人所信赖”，但“为了

获得专利”和“被放弃的内容”仍是很多国家适用禁止反悔原则时的条件。我国最

高人民法院的司法解释对于禁止反悔原则的适用所设置的条件较为宽松，使所有在

审查和无效过程的修改都成为禁止反悔的理由。在专利无效过程中，专利权人的修

改方式有三种，其中放弃权利要求的修改因为不是为了获得专利，不应当导致禁止

反悔原则的适用；权利要求合并的修改，因为在判断等同时不涉及放弃的技术方

案，也不应当适用等同原则。

关键词  等同原则  禁止反悔  无效审查  权利要求修改

2010年1月1日起实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一次对禁止反悔原则的适用作了明确规定。该解释第6条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该条强调的是专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。至于该修改或者陈述的动因、与专利授权条件是否有因果关系以及是否被审查员采信，均不影响该规则的适用【1】。但是，在专利无效过程中专利权人的修改是否都导致禁止反悔原则的适用，仍是值得探讨的问题。

一、实例探析

2005年2月23日，国家知识产权局授予北京实益拓展科技有限责任公司（以下简称实益公司）“自动消防泄压阀”实用新型专利权。本专利授权公告时的前3项权利要求书为：“l．自动消防泄压阀，包括阀体和设置于该阀体空腔内的叶片，其特征在于：所述叶片连接有驱动装置。2．根据权利要求1所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述驱动装置为压差控制驱动装置。3．根据权利要求2所述的自动消防泄压阀，其特征在于：所述压差控制驱动装置包含电磁牵引器和控制该电磁牵引器动作的测压装置，所述电磁牵引器的牵引连杆与所述叶片相连接。”

2007年3月19日，陕西三安科技发展有限公司（以下简称三安公司）向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。在无效宣告过程中，实益公司对权利要求进行了修改，删除了原权利要求1和2，使权利要求3成为权利要求1。专利复审委员会在专利权人修改的权利要求书的基础上，维持权利有效。

2008年5月4日，三安公司以实益公司起诉后又撤诉等为由诉至西安市中级人民法院，请求确认三安公司生产的自动泄压口不侵犯实益公司的专利权。西安中院审理认为，被控侵权产品与修改后的专利权利要求1相比，其中一个主要区别是，其产品中没有电磁牵引器，使用的是电动机。专利权人认为，电磁牵引器与电动机属于等同的技术特征。一审法院认为，修改前的权利要求1中所述的驱动装置属于包括电动机、电磁牵引器等在内的“上位概念”，权利要求２中所述“驱动装置为压差控制驱动装置”属于所述的驱动装置的“下位概念”。专利权人在无效宣告程序中，为确保其专利具备创造性、新颖性，主动地删除了争讼之专利原权利要求１和２，通过修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制，并因此获得了专利权。本案诉讼中，专利权人又以电动机和电磁牵引器具有相同的用途，是等同的技术特征为由确定其专利权的保护范围，考虑到专利权人将已被限制的内容重新纳入专利权保护范围，同时被控侵权人提出应适用禁止反悔原则确定专利保护范围，原权利要求1、2应视为自始就不存在，即“驱动装置”、“压差控制驱动装置”等概念也随之不存在；故争讼之专利的保护范围应界定在原权利要求３中的更下位的具体概念——“电磁牵引器”。如若将“电磁牵引器”等同扩大到“电动机”，导致的后果就是违反了禁止反悔原则。即使上述被控侵权产品中的“电动机”技术特征与专利保护的“电磁牵引器”技术特征等同能够成立，根据禁止反悔原则，亦不能以等同为由主张专利侵权成立1。二审法院维持了一审判决，但没有适用禁止反悔原则2。

本案虽然最终并不是以禁止反悔原则做出侵权判断，但一审判决对禁止反悔原则作出明确表态：即使技术特征符合等同的条件，也因为在无效过程中删除权利要求而导致禁止反悔，从而不能认定等同。法院作出上述认定的逻辑是：原来权利要求1使用的是“驱动装置”，它包括所有类型的驱动装置。权利要求2使用的是“压差控制驱动装置”，属于驱动装置中的一种。而专利权人在无效过程中放弃了上述两项权利要求，只保留了权利要求3，而该权利要求中的相应术语是“电磁牵引器”。电磁牵引器属于一种具体驱动装置。法院认为，专利权人放弃了权利要求1和2，就放弃了除电磁牵引器以外的所有驱动装置，不能再主张其他驱动装置(如本案中的电动机)与电磁牵引器属于等同特征。本案属于因权利要求修改而导致的禁止反悔。法院在适用禁止反悔原则时，没有考虑修改的动因、与专利授权条件是否有因果关系以及是否被审查员采信。实质上，专利权人对于权利要求的修改，并不是为了避免无效，而权利要求3的有效与专利权人的修改没有任何关系。如果专利权人不对权利要求进行修改，专利复委员会有可能认定权利要求1和2无效，这与专利权人放弃权利要求1、2的后果是相同的。但不同的是，如果专利权人没有对权利要求修改，专利权人仍可以主张电动机与电磁牵引器属于等同特征。看起来，这种情况下禁止反悔原则的适用有些不合逻辑。这就出现了这样一个问题：专利无效过程中对权利要求的修改是否都导致禁止反悔？

二、禁止反悔原则

禁止反悔是英美法中的一项衡平法原则，其基本含义是，一方当事人已经做出了某种行为，并且被他人所信赖，该当事人以后就不能再否认该行为以损害他人的利益。专利侵权判断中的禁止反悔原则要求解释专利时应当根据其专利审查档案进行，专利权人为了获得专利而放弃的内容不能通过等同原则重新进入专利的保护范围【2】。

禁止反悔原则始于美国，对权利要求的修改是导致禁止反悔的一项重要理由。通过Hilton案 3和 Festo案4的判决，美国最高法院重申了权利要求修改是等同原则的“弹性障碍”规则，同时对禁止反悔在等同原则中的适用范围进行了澄清和细化。其主要的观点有：只要专利权人为了获得专利对权利要求进行了限制性修改，不管是否为了克服现有技术，也不管是否是应审查员的要求而进行的，都导致禁止反悔的适用；当专利权人不能解释其修改的原因时，法院推定其修改是为了“专利性”，也就是为了获得专利；禁止反悔的适用，只是针对经过修改而放弃的内容，并不导致修改后的技术特征就完全不能再适用等同原则；当法院无法确定修改的原因时，就推定经过修改前和修改后之间的内容被排除在等同的范围之外，除非专利权人可以证明其修改并没有将特定的等同物排除在外，或者有其他特别的原因。

日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承”案的判决中将禁止反悔作为认定等同限制条件。关于因权利要求修改而导致的禁止反悔，日本法院的观点是：为了避免专利申请被拒绝或者专利被撤销或者无效，专利权人对专利权利要求的范围进行了减缩性修改的情况下，通常要对专利权利要求的范围进行限定解释，如果权利要求的文字字面含义不包括被控侵权物，就应当认为被控侵权物属于专利申请过程中从专利权利要求的范围中有意识地排除的。专利权人非为回避拒绝理由而对权利要求进行的修改的情形，多数判决认为构成禁止反悔，少数判决认为不构成禁止反悔【