专利无效过程中的修改是否都导致禁止反悔

根据我国司法解释的规定，我国法院在适用禁止反悔原则时，并不考虑修改或者陈述的动因、与专利授权条件是否有因果关系以及是否被审查员采信。

英美法中传统意义的禁止反悔原则有一个条件，即“被他人所信赖”。但禁止反悔原则适用到专利侵权判断中，已经不再考虑“被他人所信赖”。在专利侵权诉讼中，被控侵权人并不用证明自己因信赖专利权人对专利权利要求的修改才去从事某一行为的，而实际上很多被控侵权人并没有看过专利审查档案。因此，专利诉讼中的禁止反悔原则已经突破了禁止反悔原则本来的含义，成为限制专利人主张等同的一种工具。这也就出现了这样一种现象：如果两项专利的权利要求内容相同，说明书相同，面对的现有技术也相同，其中一个专利的权利要求在审查过程中没有经过修改，而另一项专利的权利要求经过了修改，在侵权诉讼中有可能因禁止反悔原则的适用而产生不同的保护范围。

尽管没有将“被他人所信赖”作为专利侵权诉讼中禁止反悔的条件，美国法院仍将“为了获得专利”这一目的作为适用禁止反悔的条件，并且将修改“放弃的技术方案”作为禁止反悔的对象。虽然美国法院采用了将“不是为了获得专利”的举证责任让专利权人来负担，美国法院最终还是坚持了“为了获得专利”这一条件。日本法院对此没有一致的做法，但也没有接受不区分理由将所有修改都作为禁止反悔的观点。而我国对禁止反悔原则没有设定任何条件，只要某一技术特征经过修改，被修改过的内容就成为等同原则的“绝对障碍”。

三、我国专利无效过程中的修改

根据我国《审查指南》的规定，在无效过程中，发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：不得改变原权利要求的主题名称；与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。5

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。6

在专利无效过程中，专利权人修改权利要求的方式只有三种。三种修改方式的目的并不完全相同。在技术方案删除的情形下专利权人将可能被认定无效的技术方案删除，可以保证该权利要求在保留其他技术方案的基础上被认定有效。在权利要求合并的情形下，专利权人作出合并修改的目的，就是通过放弃较大范围的权利要求，希望保护范围较小的权利要求被认定有效。在权利要求删除的情形下，专利权人主动放弃个别权利要求，对于获得专利以及维持专利的有效性并没有任何影响。可见，在专利无效过程中，权利要求的合并和技术方案的删除，都是为了使专利被认定有效；而权利要求的删除，只是为了节省无效审查程序。

四、无效过程中的修改不应都导致禁止反悔

无效过程中的修改是否都导致禁止反悔原则的适用呢，下面分别进行分析。

就技术方案的删除而言，适用禁止反悔原则一般没有问题。专利权人删除技术方案的目的在于维持专利有效。如果在侵权诉讼中专利权人又主张被删除的技术方案也属于等同的范围，则其两头得利。在这种情况下，应当适用禁止反悔原则。

就权利要求的合并而言，适用禁止反悔原则会存在困难。专利权人合并权利要求的目的在于维持专利有效，从目的来说符合适用禁止反悔原则的条件。但适用禁止反悔原则的对象是“放弃的技术方案”，在权利要求合并的情形下，怎么认定“放弃的技术方案”呢？如果说合并前的两个权利要求是两个有交叉的圆，那合并后的权利要求就是两个圆的交叉部分，两个圆的其他部分是不是都是放弃的技术方案而不能适用等同原则呢？例如，合并前的权利要求分别为从属于权利要求1的权利要求2和3，附加技术特征分别是A和B，合并后的权利要求为具有权利要求1所有技术特征另加A和B的权利要求。能不能说，与修改前的权利要求2相比，修改后的权利要求增加了特征B，特征B以外的技术特征都放弃了，因此不能就特征B适用等同原则；同理，对于技术特征A也不能适用等同原则。举例来说，如果被控侵权物具有权利要求1以及A和B′的技术特征，B′与B在手段、功能、效果方面基本相同，并且是本领域技术人员不经过创造性劳动就能想到的，是否能因为禁止反悔原则不能认定等同呢？笔者认为，如果就A和B这两个技术特征不能再认定存在等同技术特征，则专利的保护范围受到严格限制。专利权人放弃的应只是包括特征A的技术方案或只包括特征B的技术方案，不能认为专利权人已经放弃了包括A和B′的技术方案。因此，在权利要求合并的情形下，不能适用禁止反悔原则阻止对特征A或特征B的等同认定。

就权利要求的删除而言，适用禁止反悔原则会产生问题。这种修改方式与专利有效性无关，只是节省了无效审查程序。按照最高人民法院的司法解释，对于这种修改方式也应当适用禁止反悔原则。本文所介绍的陕西三安科技发展有责任公司诉北京实益拓展科技有限责任公司确认不侵权诉讼案，就是这种情形下适用禁止反悔原则的典型案例。如果专利权人不对权利要求进行删除，有可能部分权利要求被宣告无效，但其余被认定有效的权利要求仍然可以适用等同原则。如果专利权人主动对有可能被宣告无效的权利要求进行了删除，保留且被认定有效的权利要求有可能受到禁止反悔原则的限制。对于一个理性的人而言，其自然的选择是在无效程序中不会选择删除权利要求的修改方式。因为这种修改方式对于专利权人来说，好处微乎其微（节省时间），而坏处不可估量（专利保护受到限制）。这种修改方式就会变得形同虚设，而带来的后果是增加了专利复审委员会的工作量，也延长了无效宣告程序的周期。这对于社会公众是不利的，也不利于专利制度的运行。因此，对于权利要求删除的修改而言，不应当适用禁止反悔原则。

五、结束语

禁止反悔原则的目的不只是限制专利权的保护范围，而且要规范专利权人在申请专利和专利无效中的行为，平衡专利权人的利益与社会公共利益，促进专利制度良性运行。一旦对禁止反悔原则的适用偏离了其初衷和目标，就需要对该原则的适用条件是否恰当进行反思。在专利无效过程中，专利权人有三种方式可以修改权利要求。但应当只对一种修改方式适用禁止反悔原则，另外两种方式都不应当适用禁止反悔原则。我们应当针对审查和无效过程中的修改行为，具体分析其原因和目的，考虑适用禁止反悔原则所带来的长远影响，具体确定是否适用禁止反悔原则和如何适用禁止反悔原则。

（作者单位：中国科学院研究生院）