冒认专利申请处理研究

冒认专利申请处理研究

李　扬　向娟娟

内容提要：冒认专利申请是指非发明人没有获得专利申请权、未经发明人许可提出的专利申请。冒认专利申请不能取得先申请地位。冒认专利申请授权后，真正权利人不能取回专利权，冒认专利权只能被宣告无效。真正权利人只能通过反不正当竞争法和民法进行救济。

关 键 词：冒认专利申请　冒认专利权　专利权无效宣告　商业秘密

一、引　言

冒认专利申请是指非发明人没有获得专利申请权、未经发明人许可提出的专利申请。具体来说又包括全部冒认专利申请和部分冒认专利申请。全部冒认专利申请是指对发明创造未作出任何实质性贡献的人或者根本没有承继专利申请权的人提出的专利申请，但不包括职务发明创造情况下单位提出的专利申请。部分冒认专利申请则是指共同发明创造中部分发明创造人未经其他发明创造人许可单独以自己的名义提出的专利申请。在部分冒认专利申请中，由于部分发明创造人对发明创造作出了实质性贡献，本身享有发明人身份权和专利申请权，在专利申请被批准后，也应当享有专利权，因此在司法实践中只要该部分发明创造人以发明人身份权和专利申请权受到侵害为由向法院提起诉讼，法院就应该首先确认该部分发明创造人的发明人身份权和专利申请权，并判决被告负有协助原告办理发明人名义、专利申请人名义以及专利权人名义变更义务，该部分发明创造人再凭借判决书到国家知识产权局办理相应变更手续。由于部分冒认专利申请中法律关系较为清楚，理论界也无争论，无需讨论。

冒认专利申请不同于侵权专利申请。侵权专利申请是指侵害他人在先权益提出的专利申请。在侵权专利申请中，侵权专利申请人虽然未经同意利用了他人在先权益，但其对发明创造也作出了实质性贡献，因而其申请形式可能符合专利法规定的授权要件。而在冒认专利申请中，如果是全部冒认专利申请，则冒认专利申请人根本未对发明创造作出任何实质性贡献；如果是部分冒认专利申请，则虽然冒认专利申请人对发明创造作出了实质性贡献，但其并未侵害任何他人的在先权益。侵权专利申请与被侵害的权益之间只是表现为一种技术上的利用关系，性质上不同于冒认专利申请，只要其具备授予专利权的要件，就应该授予专利权，被侵害的在先权益人也无权要求返还专利申请权和专利权，但在实践中，侵权专利权人不得实施其专利权。

实务中发生冒认专利申请时，会出现两个需要研讨的问题：一是从申请程序上看，冒认申请能否作为先申请处理而对抗真正权利人或者第三人就相同发明创造主题提出的在后申请？二是从实体法律关系上看，冒认专利申请被批准后，拥有专利申请权的人（包括真正发明创造人和其他依法获得专利申请权的人，以下简称为真正权利人）能否请求返回专利权？如果不能，冒认专利申请被批准后，该专利权（以下称为冒认专利权）应该如何处理？真正权利人又应该如何进行救济？上述问题由于涉及到冒认专利申请人、真正权利人、第三申请人、社会公众之间复杂的利益关系，现实生活中纠纷非常多，我国立法上尚属空白，司法实践中的做法又过于简单，加上我国知识产权法理论界对其研究匮乏，因此实有深入研究的必要。以下首先将介绍和评析日本的相关立法、司法状况以及学说界的见解，然后介绍和评析我国相关立法、司法状况以及学说讨论情况，并在此基础上提出本文的见解，以期该问题引起我国知识产权法学界的高度重视，并为司法实践提供参考意见。

二、日本关于冒认专利申请的立法、司法和学说

（一）冒认专利申请在申请程序上的效果关于这个问题，日本现行《特许法》做了明确规定。按照日本《特许法》第49 条第7 项的规定，专利申请人如果不是发明人，并且没有承继专利申请权时，特许厅不得授予其专利权。日本现行《意匠法》第17 条第4 项、《种苗法》第17 条第1 款第1 项和第3 条第1 款、《半导体法》第8条第1 款第1 项也作了类似规定。如果由于特许厅的错误进行了授权，则按照日本《特许法》第123 条第1 款第6 项的规定，冒认专利申请构成请求宣告专利权无效的理由，任何人都可以请求宣告该专利权无效。日本《实用新案法》第37 条第1 款第5 项、《意匠法》第48 条第1 款第3 项、《半导体法》第9 条第1 款第1 项也作了类似规定。

（二）冒认专利申请能否作为先申请处理对此，日本《特许法》第39 条第6 款规定，非发明人提出的专利申请，视为没有人提出专利申请。也就是说，冒认专利申请不能取得先申请地位。在这样的情况下，真正权利人提出的在后申请就不会因此而丧失新颖性，有可能获得专利权。但是，在真正权利人提出专利申请之前，如果有第三人就相同发明创造主题提出了同样的专利申请，则第三人同样的专利申请将构成在先申请而使真正权利人的在后申请丧失新颖性。

（三）冒认专利申请由于特许厅审查的错误被授予专利权后的处理日本现行《特许法》并没有作出规定。不过日本历史上的专利立法就此都曾经做过明确规定。日本最早的《特许法》，即1885 年的《专卖特许条例》采取先发明主义，按照该条例第4 条和第14 条的规定，将他人已经作出的发明申请专利的，构成专利无效的理由，先发明人可以从冒认申请人那里直接取回专利权。但1888 年制定的《专利条例》废除了该种救济制度，而以冒认专利申请公开之后、真正权利人的申请丧失了新颖性为理由，不再允许真正权利人取回专利权。1899 年的日本《特许法》沿袭了其1888 年《专利条例》中的这种制度。但日本1909 年的《特许法》在坚持先发明主义的同时，首次引入了先申请主义，规定因被冒认而无效的专利不因冒认申请而丧失新颖性，也就是说，真正权利人可以通过重新申请获得专利权。

1921 年的《特许法》则完全采取了先申请主义。为了保护真正权利人的利益，1921 年的《特许法》曾经在第10 条和第11 条设计了申请日追溯制度，规定在冒认专利申请情况下，真正权利人或者其承继人提出的专利申请视为自冒认人专利申请之日提出，因而不丧失新颖性，可以获得专利权。但这种制度在日本1959 年重新制定现行特许法时被废除了。被废除的原因在于：一是日本特许法立法者认为发明人已经受到了6 个月新颖性丧失例外宽限期的保护（日本现行《特许法》第30 条第2 款）；二是在冒认人提出专利申请之后、真正权利人提出专利申请之前就同样发明提出专利申请的第三人也需要保护。冒认专利申请被错误授予专利权后，真正权利人应该如何救济，日本司法基本上形成了返还请求权否定说、返还请求权肯定说和折中说三种观点。

1. 返还请求权否定说返还请求权否定说属于日本知识产权法学界

的主流学说。该学说认为，冒认专利申请被授权后，虽然德国《专利法》第8 条和法国《专利法》第8 条承认真正权利人的返还请求权，但因日本现行《特许法》没有规定，因此真正权利人无权请求冒认者返还专利权，而只能按照《特许法》第123 条第1 款第6 项请求宣告该专利权无效。返还请求权否定说在日本知识产权法司法界主要以东京地方裁判所