冒认专利申请处理研究

1961 年6 月5 日对“粉末定量供给机”一案的判决为代表。在知识产权法理论界则以竹田和彦、茶园成树、田村善之等人为代表。

在“粉末定量供给机”一案中，真正权利人A 公司提出实用新型专利申请后，A 公司的董事B擅自将A 公司拥有的专利申请权转让给了C，C根据转让合同到日本特许厅办理了专利申请人名义变更。其后，涉案的第一和第二个实用新型专利申请被公开，第三个实用新型专利申请则被授权，C 因此成为专利权人。A 公司得知后，向法院起诉，要求将第一和第二实用新型专利申请的申请人名义变更为A 公司，并要求C 返还第三个实用新型的专利权。对于A 公司要求C 返还第三个实用新型专利权的请求，东京地方裁判所作出了否定判决。东京地方裁判所的理由是：实用新型专利权因设定登记而对登记人发生，即使A 公司对第三个实用新型技术方案拥有专利申请权，由于不存在以A 公司名义设定实用新型专利权的登记，因此A 公司当然不能取得上述实用新型专利权。东京地方裁判所实质是认为专利申请权与专利权属于性质完全不同的权利，因而被冒认的A 公司虽然可以请求返还专利申请权，但不能请求返还专利权。东京地方裁判所的上述判决和所持理由得到竹田和彦、茶园成树、田村善之等日本著名知识产权法学者的赞同。

除了上述理由外，各位反对返还请求权的学者还从各自角度提出了其他各种理由。竹田和彦提出的理由主要有：不能适用侵权法上的恢复原状之请求，因为专利权不同于专利申请权；不能适用准占有，发明本身是无形的、观念上的存在，无法发生现实的、事实上的支配；不能适用不当得利，因为真正权利人没有提出专利申请，也没有在新颖性丧失例外的宽限期内提出专利申请，所以日后再主张所谓的损失是不合适的，对于自己权利怠慢的人，没有必要给予过于优厚的保护。此外，竹田和彦还认为，即使按照不当得利处理，不当得利返还的范围也成问题，因为专利权的价值远远高于专利申请权的价值，如果适用不当得利返还，返还的范围会大大超过真正权利人的损失。茶园成树提出的反对理由主要是：如果获得授权的申请是冒认人提出的，则返还请求应当仅限于专利申请权的价格。如果承认真正权利人的专利权返还请求，等于赋予了真正权利人本来不可能得到的价值，这会破坏真正权利人的申请积极性，从而破坏专利制度的机能；在冒认申请提出后，即使真正权利人也提出申请，仍然不能承认其专利权返还请求权，否则等于又回到被废除了的申请日追溯制度的老路子上。

田村善之认为冒认专利申请被授权后真正权利人不能要求返还专利权而只能提出无效宣告的理由主要是：专利法上存在新颖性丧失例外期限的规定，在该期限内不申请专利，其发明只能由于冒认人的专利申请公开而丧失新颖性；在发明人没有很好地进行秘密管理而导致其发明被冒认并成为公知技术时，不给予其专利权不能说不合理；虽然以适用准无因管理支持真正权利人的专利权返还请求，但日本民法典上没有规定准无因管理制度，因此真正权利人找不到法律依据；此外，如果承认真正权利人的返还请求权，在冒认者改进了发明时如何处理也是一个问题，冒认者进行改进的部分不属于真正权利人发明的部分，真正权利人当然不能就该部分享有返还请求权；实务中虽然存在冒认者与真正权利人进行和解的做法，但在其他人请求宣告该专利权无效时，该专利权由于根本不应该授予冒认者而不得不被宣告无效。

2. 返还请求权肯定说

返还请求权肯定说属于日本的少数说。该说认为，冒认专利申请被授予专利后，真正的权利人应该有权请求冒认者返还专利权。返还请求权肯定说在日本司法界主要以日本最高裁判所2001 年6 月12 日对“含有水分的垃圾处理装置”一案的判决为代表，在日本知识产权法理论界主要以川口博也、盛冈一夫和玉井克哉为代表。在“含有水分的垃圾处理装置”一案中， A和B 于1992 年10 月29 日就“含有水分的垃圾处理装置”共同提出专利申请。1993 年6 月29 日，C 持A 将专利申请权持份转让给其的转让证书向日本特许厅请求将专利申请人由A 变更为C。但事后发现，该转让证书属于C 利用A 的印章伪造的。该共同专利申请于1994 年7 月5 日公开，1995 年7 月12 日公告，1996 年3 月28 日进行了专利权设定登记，专利权人为B 和C。A 得知事实后，向法院提出确认自己对该发明拥有专利申请权持份的诉讼。在一审过程中，由于专利权进行了设定登记，A 变更了诉讼请求，要求将该专利权中C 的持份直接转移到自己名下。一审判决支持了A 的诉讼请求。但二审驳回了A 的诉讼请求，其理由是：如支持A 的专利权返还请求，相当于法院未经特许厅无效宣告程序就宣告冒认人的专利权无效，并直接赋予真正权利人专利权，而专利权是否有效的理由必须由特许厅从技术角度进行专门判断，一审判决结论显然违反了专利纠纷解决程序的宗旨。A 不服，将案件上告到了日本最高裁判所。日本最高裁判所撤销了二审判决，支持了A 的诉讼请求。日本最高裁判所的理由主要有：

一是真正权利人提出专利申请的权利与之后获得的专利权之间具有联系性，专利权只不过是专利申请权的变形，如果不支持A 的返还请求，即使A重新提出专利申请，由于该专利申请已经公开，A也不能获得专利权。

二是虽然上述情况下可以通过侵权法对A 进行损害赔偿，但也不足以救济A 遭受的损害，对于A 最直接和有效的救济手段就是允许A 请求返还专利权持份。

三是专利权归属的判断不一定需要专门技术知识，以尊重特许厅的第一次判断权威来否定A的请求，是不恰当的。

四是专利权的成立和维持，即使C 有贡献，也只需要让A 向C 支付C 已经付出的费用即可。按照该案调查官长谷川浩二的说明，日本最高裁判所支持A 的理由实际是不当得利返还的法理。其原话是：“对于特定物成立不当得利时，原则上应该返还特定物，即使稍有变化但如果仍然具有同一性、并以此种状态存在于得利人之处时，应当予以返还。”。日本最高裁判所的上述态度得到了川口博也、盛冈一夫、玉井克哉等学者的赞成。川口博也是返还请求权肯定说的坚定支持者。川口博认为，虽然日本特许法没有明文规定真正权利人的返还请求权，但德国早在明文规定真正权利人的返还请求权之前，就通过判例承认了返还请求权，因此日本也可以进行这样的解释。

以此为前提，川口博也认为，可以通过不当得利和准占有来解释真正权利人的返还请求权。从不当得利角度看，川口博也认为，冒认专利申请批准后的专利权属于冒认者的不当得利，按照《民法典》第703 条的规定，真正权利人虽然对于从冒认者那里受让专利权的第三人不能主张不当得利返还请求权，但对冒认者应当享有不当得利返还请求权。为了解决真正权利人对于从冒认者那里恶意受让专利权的第三人的返还请求权问题，川口博也进一步认为，可以利用《民法典》第205 条规定的准占有概念，类推适用《民法典》第200 条关于占有返还之诉的规定，允许真正权利人在侵夺之时起1年内对恶意第三人提出返还请求。

盛冈一夫虽然将冒认专利申请分为了真正权利人提出专利申请和没有提出专利申请两种情况进行分析，但认为无论哪种情况下，真正权利人都应当拥有返还请求权。盛冈一夫的具体分析是：真正权利人提出了专利申请后他人擅自变更申请人名义的情况下，如果还没有进行授权登记，理所当然应当允许真正权利人变更专利申请人名义。如果已经进行了授权登记，则专利申请权应当理解为发展成了专利权，在此情况下也应当允许真正权利人请求返还专利权。而在真正权利人没有提出专利申请的情况下，尽管承认返还请求权对真正权利人有过度保护之嫌疑，但恶意的冒认者更不值得保护。

玉井克哉在批判返还请求权否定说对德国专利法理解不准确的基础上，倾向性地介绍了德国1936 年修改专利法之前的判例和学说情况。根据其介绍，情况大致如下：1892 年德国联邦最高法院在“Reich”一案的判决中，通过侵权法中的恢复原状责任以及准无因管理，支持了真正权利人的返还请求。在学说界，Isay 把专利申请前的权利分为财产权和人格权两个部分，并认为其中的财产权就是发明占有权。所谓发明占有，是指对有关发明的知识、记载、图标等的占有，不同于民法中的一般占有，是一种特殊意义上的占有。按照解亘博士的解读，玉井克哉虽然没有完成其论文，但应该是支持所谓的“发明占有论”的。

3. 折中说

折中说不赞成一刀切，而是主张应该具体情况具体分析，主要代表人物是中山信弘。中山信弘认为，由于日本特许法没有明确规定冒认专利申请的效果，因此将专利申请权作为物权性权利承认固有的返还请求权，或者适用准无因管理都是困难的，因而需要区分以下具体情况进行讨论：

第一，如果真正权利人与冒认者之间达成了协议，则应承认该协议的效果，允许真正权利人向特许厅申请专利申请人名义的变更或者专利权人名义的变更。