从“State Street”到“Bilski” ——美国商业方法专利审查标准的演变

在State Street 案之后，美国专利商标局被淹没在许多根本不涉及技术的商业方法申请之中，这些申请包括金融方法、仲裁方法、教学方法、甚至简单的日常事务性方法，例如秋千的摇摆方法等。因此，随后的数年间，美国法院和专利局都致力于为可专利客体的界线提供清晰的指南。

关于“有用、具体和确实的结果”这一要件的界定，最清晰的表述是在2005 年11 月22 日美国专利商标局颁布的《可专利性暂行审查指南》3 中。在该指南中明确规定，在判断申请是否产生了有用、具体和确实结果这一类的实际应用时，审查员应当考虑并且权衡如下事实：

1、        有用的结果（“USEFUL RESULT”）

为符合“有用”的要件，该申请必须符合第101 条规定的效用要求（the utility requirement ）。美国专利商标局关于效用要求有如下官方解释：明确、真实和可靠4 。关于有用性的审查，可以依据美国专利商标局“实用性指南”5 进行。

2、具体的结果（“TANGIBLE RESULT”）

要求该申请必须或者与特定机器相结合，或者改变客体或材料成为不同的状况或事物。对于“程序”申请来说，“程序”必须具有第101 条不可专利客体的实际应用，以产生真实世界中的结果。在此，“具体”的反义词是“抽象”6。

3、确实的结果（“CONCRETE RESULT”）

要求申请案必须具有可以重复实验的实质性的结果，或者该程序必须能够实质性地产生申请中所称的同样结果。分析申请是否确实，应当基于中等技术水平加以分析。例如，如果“程序”要求特定技术，在分析确定该申请是否可重复实施时，只需要基于该领域中普通技术人员的技术水平加以判断。在此，“确实”的反义词是不可重复或不可预测7。

由此可见，以前许多研究资料上将该概念翻译成“有用、具体和有形的结果”，是错误的。

二、        Bilski 案及其对“实际应用”判断标准的发展

美国最高法院在关于商业方法的判例三部曲中8