从“State Street”到“Bilski” ——美国商业方法专利审查标准的演变

同时， 上诉巡回法院再一次回顾在State Street 一案中提到的“有用、具体和确实的结果”这一短语。法院认为，可以肯定地说，机器或转换类型的程序肯定可以产生“具体”和“确实”的结果。但是，将“有用、具体和确实结果”作为申请构成基本原理或是基本原理的实际应用的一个表征是不够的。上诉巡回法院从未试图用这一测试方法代替美国最高法院的其他测试方法。因此，上诉巡回法院认为，“有用、具体和确实结果”的调查方法是不适宜的，最适宜的测试方法是机器或转换方法。

最后，上诉巡回法院认为，上诉人申请的程序并没有将任何客体转换为不同的状况或事物。Bilski 一案中的“程序”仅仅涉及法律权利的改变，其权利要求1 并不涉及任何物理客体或物质的转换，或这些物理客体或物质的电子信号表达的转换13。

上诉巡回法院还认为，权利要求 1 充分独占了套期保值的基础性概念以及在套期保值中的数学计算的各种适用情况14。尽管Bilski 抗辩认为， 这种对套期保值的独占被限定于矿产品销售领域，但上诉巡回法院认为，即使在矿产品领域的对套期保值全部应用的独占也是不允许的。

三、        启示

Bilski 一案的判决，显示出美国法院对于“实际应用”要件的强化。这种强化体现在如下几个方面：

1、对State Street 一案中“有用、具体和确实的结果”这一测试方法的限缩解释。从Bilski 案的判决来看，美国法院逐渐远离了State Street 所建立的“有用、具体和确实的结果”这一判断标准。“有用、具体和确实的结果”这一测试方法如不加以限制，将导致商业方法专利审查标准过于宽泛。因此，Bilski 案将该测试方法限缩为判断一项申请是否属于“实际应用”的一个表征，但并不是唯一的标准。

2、坚持了机器或转换测试方法。在目前社会环境下，依然坚持这一测试方法，这是上诉巡回法院向传统的回归。在重新评述了已有的各种测试方法之后，上诉巡回法院又回归到美国最高法院的传统测试方法上来。“实际应用”的认定标准，应当以机器或转换为其衡量方法。在该案中，上诉巡回法院也同时看到了机器或转换测试方法的时代局限，但是法院认为在目前的技术背景下，还不可能抛弃这一测试方法。发展新的测试方法，委诸技术的进一步发展和美国专利商标局的实践。

3、对独占判断的进一步发展。如果申请案独占了全部实际应用，则不具备可专利性。通过这种将实际应用与独占相结合，平衡了具体操作“实际应用”要件所可能带来的问题。但是如何理解独占，恰恰成为一个核心问题。在Bilski 一案中，上诉巡回法院认为机器或转换测试方法可以很好地与独占的判断相结合，也就是说，在判断是否构成独占时，使用机器或转换测试方法是最好的工具。

总之，美国上诉巡回法院在Bilski 一案中的判决，具有非常重要的意义，发人深省。该案的判决显示出美国法院在判断客体的可专利性，尤其是商业方法专利的审查标准，正在发生悄然的改变。这种改变的趋向是与美国最高法院的传统规则相互协调统一，在判断标准上回归到传统的机器或转换标准上来，从而使计算机执行的发明创造或商业方法专利审查从State Street 一案的激进和轻率，趋向保守和传统。这一判断方法，有助于明确商业方法专利审查标准，也将对世界各国商业方法专利审查产生重要的影响。

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