从“State Street”到“Bilski”

——美国商业方法专利审查标准的演变

陈健 / 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所

摘要：在确定商业方法的可专利性时，美国专利法确立了“实际应用”原则。在如何理解“实际应用”时，积累下来许多富有价值的审查方法。这一审查方法也走过了曲折的道路，目前其发展的状况如何，对于我国商业方法专利审查有何借鉴作用，是本文要加以探讨和研究的。本文探讨了美国专利审查中的“实际应用”要件，总结了美国商业方法专利审查中确立“实际应用”原则的基本原则，以及这种审查方法的发展变化，并分析了这种发展变化对于我国商业方法专利审查标准的影响。

关键词：商业方法；可专利客体；State Street；Bilski

美国专利法第101 条列举了四种可专利的客体，同时规定了不可专利的客体。当专利申请涉及不可专利的客体时，如果该不可专利客体在申请案中具有“实际应用”（“practical application”），该申请也可以获得专利授权。这种“实际应用”如何理解，在专利审查时如何把握，恰恰是一个复杂的问题。在商业方法专利的审查中，这一问题尤其重要。

一、        State Street 案与“有用、具体和确实的结果”

1996 年5 月29 日，美国专利商标局颁布了“计算机执行发明创造审查指南”1 ，该审查指南明确规定，申请案如需获得专利，必须是一个“有用”的程序、机器、产品或物质成分，即必须存在“实际应用”。申请人可以提出一个以上的实际应用，但只有一个实际应用即可满足可专利条件。

1998 年7 月23 日，在STATE STREET BANK & TRUST CO. v.SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC. 一案中涉及用于管理共有基金投资组织的计算机会计系统。该案提出一个关键问题，即计算机软件实现数学会计功能是否构成可专利客体。1998 年，上诉巡回法院认为，“数据转换，表现为以机器通过一系列数学运算，将不连续的美元数额转换成为最终的股价，这构成数学运算、公式或计算方法的实际应用，因为它产生了‘有用、具体和确实的结果’——最终股价。”这样通过该案就形成了一个新的测试方法，即审查申请案是否产生了“有用、具体和确实的结果”作为“实际应用”的表现，这种测试方法在1999 年的AT&TCORP. v. EXCEL COMMUNICATIONS, INC.一案中再次得到强化。在该案中，上诉巡回法院认为，涉及电子转换和通信系统的方法是可专利的。AT&T 案中涉及的申请能够产生“有用、具体和确实的结果”，因此是可专利的。“由于申请的程序适用Boolean 计算方法可以产生一个有用、具体和确实的结果，并没有独占该数学原则的其他使用，基于这一事实，申请程序落入第101 条规定之中，是可专利客体”2。尽管 State Street 一案仅仅适用于数据处理计算机程序的可专利性案件，但很多申请人将该判例解释为任何或全部类型的商业方法都是可专利的，只要该方法产生“有用、具体和确实”结果，但这在上诉巡回法院并未明确肯定。因此，