从“State Street”到“Bilski” ——美国商业方法专利审查标准的演变

1997 年4 月10 日申请人Bernard L.Bilski 和Rand A. Warsaw 向美国专利商标局提交了一项在能源市场上降低风险的方法申请。该方法并不要求使用计算机或其他技术执行。此外，至少该发明中的一个步骤是人类智力活动。该申请包含11 项权利要求。其权利要求1 是：

一种矿产品供应商以固定价格销售矿产品时，管理风险成本的方法，它包含如下步骤：

（1）在矿产品供应商与客户之间开始交易活动，客户以基于历史平均水平的固定价格购买该矿产品，该固定价格与该客户的风险状况相当。

（2）确定相关矿产品的市场参与者，他们与客户有正好相反的风险状况；

（3）在矿产品供应商与市场参与者之间以第二种固定价格进行交易活动，这一价格是一系列市场参与者平衡客户交易风险状况后的价格。

本质上，这一申请是一种在矿产品交易领域减低风险的方法。其发明意在降低矿产品批发价格变动的风险。

美国专利商标局依据第101 条以不属于法定可专利客体为由驳回了该申请。专利局审查员认为，该申请没有披露任何特定的设备以执行程序的各步骤。申请人也承认，程序的各步骤，并不需要在计算机或机器上加以执行。因此，审查员认为，“没有机器执行的方法申请是不可专利的，因为它们仅仅意味着抽象思想和解决方案，⋯⋯是一个纯粹的数学问题，没有在技术领域的特定应用。”9

在复审中，美国专利上诉与争议委员会认为，特定设备的要求是错误的，因为如果存在着“物理性客体（physical subjectmatter）从一种状况向另一种状况的转换”，没有描述特定设备的申请也可以授予专利。例如，“混合两种元素或化合物，以制造化学物质或混合物，很明显地是合法的一种转换，尽管没有仪器用于履行相关步骤，这些步骤也可能是通过人力手工完成的。”然而，对于该案中的申请，美国专利上诉与争议委员会认为，该申请不涉及任何“转换”，“矿产品供应商、客户和市场参与者的非物理性的金融风险和法律责任”的转变，不是可专利的客体。同时，美国专利上诉与争议委员会也认为，申请人独占了（preempt）实施申请中包含各步骤的全部可能性，既可以是人工操作、也可以是机器操作，或人工与机器共同操作。因此，美国专利上诉与争议委员会认为，申请人仅仅对一个抽象思想进行申请，这不能受到专利法保护。此外，美国专利上诉与争议委员会还认为，申请人申请的“程序”并不能产生“有用、具体和确实的结果”，因此不构成可专利客体，从而维持了美国专利商标局对该案11 项权利要求予以驳回的决定。

Bernard L. Bilski 和Rand A. Warsaw 在2007