从“State Street”到“Bilski” ——美国商业方法专利审查标准的演变

上诉巡回法院认为，一项申请是否构成第101 条规定的可专利客体是审查的起点，任何申请即使它符合其他可专利的法定要件，也必须符合第101 条所规定的要件，如果不符合，则要被驳回。

美国专利法第101 条规定，“任何人发明或发现了新的和有用的程序、机器、产品或物质的成分，或新的和有用的改进，只要其符合本条所规定的条件和要求，都可以获得专利权。”

因此可见，第101 条列举了四个可专利的领域：程序、机器、产品和物质成分。上诉人的申请不属于机器、产品或物质成分，是无可置疑的。因此，上诉巡回法院面临的问题就是，第101 条规定的“程序”的含义，以及如何判定一个特定申请——例如上诉人的权利要求1——是否是“一个新的和有用的程序”。在通常意义上，“程序”具有非常宽泛的含义。在1952 年，美国国会修改第101条时，增加了“程序”可以成为可专利客体。在韦伯斯特词典中，这一概念的含义是：“各种步骤⋯⋯一系列活动或行动，或明确指向结果的各种操作，不论是否自动还是非自动。”无可争议的是，上诉人的申请符合这一“程序”的定义。

上诉巡回法院要审查的问题就是，上诉人的申请是否是一个基本原理（例如抽象思想）或智力方法。此外，一个根本的法律问题就产生了，即专利局或法院在判断一项申请是否属于第101 条规定的“程序”或判定其仅仅为基本原理而不属于可专利客体时，依据什么样的测试或标准？还要判断，申请案是否充分独占了该基本原理的全部使用方式。

美国最高法院明确阐明了一种权威性的测试方法，以判断一个程序是否狭义上仅仅是包含基本原理的特定应用，而不是独占这一基本原理本身；即一个“程序”是符合第101 条规定的可专利客体，如果：（1）它与特定机器或仪器相结合；或（2）它将一个特定客体转换为另一种状况或事物10。这种机器或转换测试方法（the machine-ortransformationtest）要求两个方面：第一，特定机器的使用或客体转换，必须对申请范围有重要限定；第二，包含机器或转换的申请，必须不单单是一种无关紧要的解决方案。

上诉巡回法院认为，利用机器或转换测试方法，可以判断将不可专利客体的特定应用与独占很好地结合起来。也就是说，包含基本原理的“程序”，如果使用特定机器或设备，则没有独占该原则的全部使用方式，因为在独占全部使用方式形式的申请中不使用“特定”的机器或设备。一个申请程序使用基本原理将特定客体转换为指定的不同状况或事物，也没有独占该原则的全部使用方式。因为，独占该基本原理的全部使用方式的情况主要有：或者可以转换为其他任何客体，或转换该客体但不以该申请所指定的方式，或可以做转换特定客体之外的任何事情11。

独占仅仅是一个申请寻求覆盖基本原理本身的表现。在所有领域基础原则的全部使用方式的独占，和仅仅在一个领域对于基础原则的全部使用方式的独占，都显示出该申请没有限于对该原理的特定应用上12。与特定机器或事物相结合的申请，以及进行特定客体的特定转换，都没有独占基本原理的全部使用方式，而是限于特定应用。因此，导致申请案没有落入抽象的基本原理范畴之内。因此，上诉巡回法院坚持认定，美国最高法院的机器或转换测试方法是确定“实际应用”要件的最合理的审查方法。

庭审中，Bilski 争辩说，机器或转换测试方法并不是最合理的方法。上诉巡回法院也同意未来科学技术的发展可能会对机器或转换测试提出不同的挑战。美国最高法院也可能最终会对于一些新出现的技术，改变或放弃这一测试方法。然而，在目前状况下或者针对该案，上诉巡回法院认为不需要开始这一改革进程，肯定机器或转换测试方法是适宜的。