专利创造性判断需结合多种因素认定——宁波某运动器材有限公司诉专利复审委员会实用新型专利权无效纠纷案

一、关于技术启示的概念

理论上并没有给技术启示做出明确的定义，不过《专利审查指南（2010）》在阐释要求保护的发明创造是否显而易见性的时候对“技术启示”有所提及：“……判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。”由此可见，技术启示与非显而易见性具有负相关的关系。非显而易见性是从美国判例法中发展出的概念，甚至直接取代了其他大多数国家专利制度中的创造性标准，成为美国发明创造获得专利的必要条件。

根据《专利审查指南（2010）》规定，技术启示具体表现为三种形式。其一，所述区别特征为公知常识。其二，所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段。其三，所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

确定本专利权利要求是否具有新颖性、区分涉案技术方案与现有技术之间的差别，是确定能否得出技术启示、是否具有非显而易见性的前提条件。如果该技术方案已经为对比文件所公开，与现有技术别无二致，则该专利权利要求会因为缺乏新颖性而被直接宣告无效，无需进行创造性判断。以本案为例，专利复审委员会在第14973号决定中认为，对比文件1中的穿通件和楔块配合卡合的部件是区别技术特征，支持了本专利权利要求具有非显而易见性的观点，认定本专利符合创造性要求。但是法院经审查却发现本专利权利要求1中的手柄、带扣、承孔、底座等均已被对比文件1公开，区别仅在于对比文件1中的卡齿位置不同以及本专利具有扳杆22。法院从认定不存在区别技术特征出发，完成了否定存在非显而易见性、认定不具备创造性的逻辑推理过程。而如果该技术方案与现有技术存在差别，则需要对该区别特征进行进一步审查，看看其能否从现有技术中得出技术启示。在这个审查过程中，应当结合对比文件，整体现有技术的内容，如技术领域是否相关、技术原理是否相同、实际解决的技术问题是否相同等方面。

二、技术领域、技术原理、实际解决的技术问题因素对创造性的影响

《专利审查指南（2010）》规定：“发明或实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域”。在创造性判断时，技术领域因素有着重要的作用，它直接决定了认定技术启示的主体标准和现有技术的相关性。

首先，技术启示必须以本领域的技术人员为主体标准进行认定。普通用户或者消费者一般不了解、也没动机了解该产品蕴含的技术方案，无法精准、客观地判断该技术内容；而专家则具有较高的创造力，在普通技术人员的基本知识之外，还对本领域的技术有着前瞻性、探索性的更高层次的认识，因此也无法客观地评价技术方案的创造性。而“本领域的技术人员”这个抽象的法律拟制主体被推定为对申请日或优先权日之前本领域的技术及任何相关知识有着全面的了解并能熟练操作，能够进行基本的逻辑分析能力和推理，但不具有创造能力。美国法院指出，确定本领域技术人员的水平时需要考虑以下因素：发明人的教育水平，发明完成的速度，技术的复杂程度，相同领域活跃分子的教育水平，现有技术提供的解决该问题的方案等[2]。其次，技术领域因素有助于确定对最接近的现有技术。《专利审查指南（2010）》将最接近的现有技术定义为“现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案”。所谓“隔行如隔山”，若要认定不同技术领域的现有技术使本领域技术人员产生了技术启示，需要从两种技术领域的相关程度、技术原理、功能效果、已公开的技术特征等方面进行综合判断。通常来说，相同或相近技术领域的现有技术更容易使技术人员产生联想和推理，进而得出技术启示。法院在审查本案时发现证据2的技术领域为通信领域，而本专利为手柄腕带快速脱离结构，二者属于不同技术领域，无论是技术内容还是功能效果都相差较大，因而证据2所示的专利文献不能证明原告能从证据2中获得技术启示。

技术原理是技术方案的重要组成部分。技术原理通常是物理、化学、生物、电子科技等领域客观真实、具有一定科学性的原理和方法，主要用于阐释技术方案的具体运作机制及实现技术效果的过程，如杠杆理论能够解释瓶盖起子、道钉撬、铡刀等用具的运作原理，热泵循环原理有助于揭示空气能热水器的工作过程。若技术原理不同但能达到相同甚至更好的技术效果，则技术启示存在的可能性较低；而在技术原理相同的情形下，本领域技术人员获得技术启示的概率更大。专利复审委员会和法院在认定此问题时存在一定分歧。前者在决定中写明，证据1采用的是承座本身的压缩变形，本专利仅利用了扳杆的弹性变形将卡齿与切口要和，二者工作原理不同。而后者持相反意见，认为在腕带和手柄结合时，本专利和证据1都是通过带扣插入手柄承孔时的弹性压缩变形并配合卡齿与切口的咬合定位来实现；在腕带与手柄脱离时，都要借助外力使带扣上的部件再次弹性压缩变形来克服卡齿与切口的咬合来实现。据此，法院认为二者技术原理相同，原告实用新型专利欠缺创造性。

《专利审查指南（2010）》规定：“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。”通常来说，发明或实用新型都是在发现已有问题的基础上提出的解决技术问题的新的技术方案。也就是说，一个技术方案总是为解决某个技术问题而存在。如果实际解决的技术问题没有认定准确, 相当于对发明人完成整个发明创造的过程理解有误[3]。然而，实践中专利审查部门和司法机关可能更多关注“三步法”适用中的现有技术因素和非显而易见性因素，而对实际解决的技术问题仅给予少量注意。许多人更是将“发明实际解决的技术问题”直接等同于申请文件中“发明所要解决的技术问题”。这种认识可能会带来如下问题：该技术方案所要解决的技术问题可能不存在或者无法解决，但实际上能解决其他技术问题，等同视之可能造成对创造性的误认误判，使专利被错误地宣告无效。在本案中，专利复审委员会和法院的认定有所不同。专利复审委员会认为，本专利所要解决的技术问题是提供一种结构简单、操作简便，能使腕带获得快速稳定结合和快速脱离的手柄腕带快速脱离结构，证据1所要解决的技术问题并不相同。但法院却认为，证据1提供的技术方案实际解决的是手杖、滑雪杖、登山扶杖等手柄怎样固定、快速打开、安全释放和调整的问题，与本专利所要解决的技术问题具有同质性。

三、公知常识的认定

《专利审查指南（2010）》将以举例的形式公知常识解释为：“例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。例如：要求保护的发明是一种用铝制造的建筑构件，其要解决的技术问题是减轻建筑构件的重量。一份对比文件公开了相同的建筑构件，同时说明建筑构件是轻质材料，但未提及使用铝材。而在建筑标准中，已明确指出铝作为一种轻质材料，可作为建筑构件。该要求保护的发明明显应用了铝材轻质的公知性质。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。”但是理论上公知常识仍然没有清楚确定的概念，因此造成其内涵不严谨、外延不清晰、范围不明确，审查员在适用这一条款时弹性过大、标准不一、滥用乱用的后果。

运用法律解释学中体系解释的方法或可加深对公知常识的理解。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条规定：“下列事实，当事人无需举证证明：（一）众所周知的事实；（二）自然规律及定理；（三）根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实；（四）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；（五）已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；（六）已为有效公证文书所证明的事实。”本条第1至3项对“公知常识”起到了解释作用。而从比较法的视角来看，日本《特许实用新型审查基准》第I部分第I