论商业方法软件的可专利性——特别分析美日欧在BMP上的立场和价值取向以及中国的应对策略[1]

摘要：

自从1998年美国的Stated Street 一案的判决，在美日欧之间引起了一场商业方法软件专利保护的激战。在美国打开专利保护之门后，欧洲首先的反映是强烈的抵制，日本的态度是积极的应对。经过几年的论战和实践，欧洲已开始转变立场，日本则在规范上更为完善，美国已经在授权量上摇摇领先。目前在专利的适格性上三国已无本质分歧，在新颖性和创造性的审查基准上三方也在寻求共同的标准，在涉及到跨国诉讼和侵权认定的上还有待协调。

尽管这场商业方法软件专利保护的讨论目前仅在专利大国中进行，但由于软件专利涉及到未来电子商务发展的全球利益，其他国家和地区也不可等闲视之。我国2001年7月实施了新专利法，同年10月实施了新的专利审查指南，但在对计算机软件的专利保护上基本没有更多的改变，仍旧采取得是比较保守的立场。与国际上热烈讨论的场面相比，国内的漠视态度有些令人担忧。

笔者认为，国内采取的保守政策多少带有“盲目观望”的感觉，并不是在认真分析了国际和国内形势后做出的决定，因为在中国，有关商业方法软件专利保护的讨论远还没有展开，人们尚不清楚国际上发生的事情的本质，对审查指南的论证也没有一个最终的结论性建议向社会阐明，我们应当在充分知己和知彼时再下结论。

Abstract:

Starting with the decision State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group, Inc. by the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) in the United States of America in 1998, the USPTO opened the gate to protect the computer software related business method patent .So called Business Method Patent war also happened among American, Japan and Euourpen. European rejected at first and then followed. Japan kept watching all the time and actively took part in the patent application. After discussing for several years, the trilateral have gotten a concerted cognition in subject matter of patent law. There have been no essential deference only practical problems now.

The new Patent Law and new Examination Guideline were implemented last year in China , but there were no more change on computer software invention comparing with international arguments. The author believe that Chain should face earnestly the “War” and put up  countermeasure after understanding the situation of software industry in China and other contries.

序

对于商业方法和计算机软件这两种客体能否得到专利法的保护自60年代起开始引起争议，而在这两种客体带来的问题都还没有被彻底解决时，互联网将这两种本有争议的发明又结合到了一起，产生了所谓的商业方法软件发明，这使专利保护的问题变得更为复杂，在判断能否构成专利法保护客体(subject matter)的时候要将以前确立的商业方法发明的专利适格性(patent eligibility)和计算机软件发明的专利适格性兼于一身考虑，按照逻辑推理，这本应当使两者结合后获得专利保护的条件变得更为苛刻，但结果却不是这样。

1996年，USPTO修改了《计算机相关发明专利申请的审查指南》(Examination Guidelines for Computer Implemented Inventions)。新的审查指南打开了计算机软件专利保护的大门。1998年联邦巡回上诉法院在State Street一案的判定中又确认了有关商业方法软件的专利保护，对专利商标局的审查指南给予了进一步的司法肯定，从此，成千上万件有关商业方法软件的专利申请列档于美国专利商标局[2]。在大西洋的彼岸，欧洲专利局受理的有关商业方法软件专利申请每年也在成倍的增长，并且以美国和日本提出的占多数[3]。面对这一局面，一向以强调自然权利说的欧洲人大喊“STOP”，试图阻挡住来自美国的这股商业方法软件专利的飓风。而在日本，无论是官方还是企业、学界和律师界，对有关计算机软件和商业方法的专利保护则给予了高度重视，其关注的程度在过去的两年内达到的炽点(white heat)。除了企业高涨的申请热情外，特许厅积极进行相关政策的调整，不断修改和补充专利审查指南[4]，发布各种各样政策与规则，各种学术论著和论文的出版发表也达到了让人目不暇的程度，甚至成立了BMP专门研究会[5]。

在对待有关商业方法软件的专利保护上尽管日本国内的观点与美国尚存有分歧，但在专利申请的积极应对方面反映出两国的共同之处。而对于欧洲专利局旗下的国家在一片反美之声中也悄悄改变了立场。2001年1月，德国技术经济部组织了一次由许多著名机构参加的一项研究，探讨计算机软件的专利性给经济发展带来的影响[6]。在这份报告中，与多数欧洲研究机构的观点相反，在知识产权领域内颇具权威的马普研究所（The Max Planck Institute）给出了一项令人吃惊的结论：EPO不要试图去在审查指南中对于所谓的“逻辑算法”和“技术性”划一条明显的界限，这些会在未来的诉争中由法官解决，现实迫切的问题是应尽快将软件专利保护合法化。

State Street一案的判决为各种不同类型的商业方法软件化的发明打开可专利性的大门，从此结束了多年来拉锯式的保护状态[7]。

在AT&T Corp. Vs. Excel Communications, Inc[8]一案中，法院再次确认“实用性”（practical utility）法则，即在审查有关数学逻辑或演绎的权利要求时，关键在于判断该数学演绎究竟是否从事了实际的应用并且产生了实用的结果。如果答案是肯定的，则表示该权利要求具有专利性。

以上两个判决宣告了专利审查的重点从技术性（useful arts）转向了实用性(practical utility)。从而意味着有关计算机软件的专利申请已不限于机器、装置或方法，而将公司的经营策略、管理方针、投资模式等原本属于“抽象概念”或“智力活动规则”等以“与机器结合”的方式表现出来，进而可受到专利保护。按照美国法院的观点：“一台一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊的功能并符合软件要求就变成一台特殊用途的计算机，”[9]（According to American Federal Circuit held that “a general purpose computer … becomes a special purpose computer once programmed to perform particular functions pursuant to the program software.”）而在这台计算机上运行的商业方法软件也就具有了实用性。

在对商业方法软件的专利保护上欧洲最初的反应是：战争来了[10]。