论商业方法软件的可专利性——特别分析美日欧在BMP上的立场和价值取向以及中国的应对策略[1]

第三，由于美国CAFC在Festo一案中做出的判决与传统的“等同原则”相悖，美国最高法院已经提审该案，也使得“等同原则”适用的尺度尚不确定。在CAFC的判决中的结论是：无论是出于自愿还是其他任何原因，专利申请人所进行的与权利要求修改有关的技术特征日后不得再有等同侵权的主张。或者说，等同原则的使用方法不再观察专利申请人如何修改其技术特征或元件而弹性保护权利人，而转向判断某一争议的技术特征或元件是否被修改从而使权利要求的范围缩小。当权利要求的范围一旦在申请过程被缩小后，权利人再无主张等同原则的余地。如此下来，只要被控侵权产品和方法没有构成字面侵权，就有很大程度摆脱侵权责任。而在商业方法和计算机软件专利中专利申请人会更多遭遇到“禁止反悔”的抗辩。随着“在先技术”资料库的完善以及审查员素质的提高（具有技术与经济等多重背景），商业方法发明的审查会越来越严格，申请人可能会一次又一次的修改申请文本缩小保护范围以期获得专利，如果Festo案的判决结论成立，恐怕商业方法软件专利保护的新一轮大战又将开始――这可能是商业方法专利权人为争得实际保护而进行的战斗。

2）等同原则在中国的适用

上述规定可以推出：在中国，等同特征必须同时具备两个条件，一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果；二是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，也就是对本领域普通技术人员来讲是显而易见的。

不同国家在不同的历史时期因其国内技术发展状况的不同，在权衡专利权人与公众之间的利益时，采取了不同的价值趋向，反映在等同原则的适用上就是严格和宽松的两种做法。中国在等同原则的适用上刚开始走向正轨，应当说更倾向于对专利权人利益的保护，也可认为是宽松的做法，但美国Festo一案有引领其他国家在等同原则适用上采取更为严格的做法。对于商业方法软件来说不同国家授予的专利在统一的地域上——互联网空间的使用，这要求各国在专利保护的原则上尽可能一致，以保持法律相对的公平。就等同原则来说，使用尺度的不同直接导致侵权与否的判定，Festo一案的最终态度会影响到其他国家在等同原则上的判断，在这一点上，尽管中国现在商业方法专利侵害不是很多，但同样应当给予关注。

3)直接侵权（Direct infringement）与间接侵权（In-direct infringement）

互联网上的专利侵权可能会涉及到多方行为人。

大量的商业方法发明被申请或授予了专利，这还不能说法律已经开始提供有效的保护，当多数商业方法侵权诉讼发生后，我们才能真正看到专利法在保护商业方法软件上的价值取向。尤其在大陆法系国家，这种法律上的反映通常远远滞后于技术的发展。而在美国这样的判例法国家，即使已经有著名的法院判决引导法律保护的取向，但是判例法的摇摆不定也早已有之，Festo一案的未决就是例证。

当事人请求法院裁判案件的目的是获得充分合理的救济，因此，判决的执行成为整个网络司法管辖权的焦点之所在。如果法院的判决在别的国家和地区得不到承认和执行，当事人的权利得不到有效的救济，法院对管辖权的判断和法律适用就失去意义，反之，任何一个权利人都可以在希望管辖的国家起诉他国侵权人，在具体的法律规定上，知识产权保护的地域性协调又是十分困难的，甚至会引起权利人严重滥用权利的后果，这将带来整个专利制度基础的改变，可见，专利侵权方面的国际协调还任重道远。

III.中国的现状与对策

1.中国专利法对保护客体的规定

中国专利法虽然没有直接涉及到与计算机软件有关或与商业方法有关的发明是否给予保护的问题，但是根据专利法第二十五条、专利法实施细则第二条的规定可以得出：涉及计算机程序的发明要想获得专利首先应是一种新的“技术方案”。

虽然在专利法制定之初以及日后的修改中没有直接涉及到专利保护客体的问题，但是，在第二次修改中涉及到了专利立法宗旨的变化，这对中国未来制定商业方法软件专利保护的具体政策会是有影响的。在新专利法中，第一条的立法宗旨上把原来的“促进科学技术的发展”改成了“促进科学技术进步和创新”。这意味着中国新专利法更强调要保证对技术创新的积极作用。对这一条款的修改，是在提倡拥有中国“自主知识产权”的形势下进行的。基于这样的立法宗旨，考虑到中国目前在电子商务和计算机软件方面尚与发达国家有很大差距，所以中国才没有在国际上“热炒”的商业方法软件专利问题上做出积极的反映。

2.中国专利审查指南有关软件发明的审查规定

随1985年中国专利法一起诞生的《专利审查指南》对含有计算机软件的发明专利的审查条件做了相当严格的规定：只有能使计算机结构或电子数据处理设备发生变化，使其硬件技术发生相应变革，并引起机器设备在技术上有新的创造性的改进的计算机程序才可以得到专利保护。也就是说如果软件获得了专利权，那么它一定是作为硬件的附属物附随硬件得到的权利，单独的软件是不可能获得专利权的。所以在当时，人们的第一感觉是计算机软件不能获得专利保护，如果在授权的专利中涉及到了软件的技术特征，也是作为硬件发明的一部分。而当时中国的计算机软件尚未形成一个产业，实际上也很少有人提出软件申请。

在专利法第一次修改后，1993年4月1日中国专利局颁布了新的《审查指南》，对给予计算机软件以专利法保护的条件做了相应的修改。当时，中国的软件产业开始发展，国内也有相当多的有关汉字输入方法的软件申请了专利。所以，在新的《审查指南》中放宽了对软件获得专利的条件，但是 “技术方案”与“技术效果”二要素的结合仍然是判断是否给予含有计算机程序发明以专利权的标准。这一标准与美国1981年的《专利审查基准》的原则基本相似。

    为适应中国加入WTO而进行的专利法第二次修改，带来了《专利审查指南》的再次修改，其中第九章专门规定了涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干问题，同以前的审查指南相比，新指南在软件专利保护问题上没有太多的改变，基本上保持原来的立场。在可专利主题上仍然强调：当一件涉及计算机程序的发明专利申请是为了解决技术主题、利用了技术手段和能够产生技术效果时，表明该专利申请属于专利保护的主题。

3．中国在相关国际专利分类上的申请状况

由于中国目前在商业方法专利申请上没有采取向美国和日本那样的特别政策，所以，也没有商业方法软件专利申请量的特别统计和相关报导。笔者在接受本项目的研究之后，对商业方法软件有可能涉及到的相关国际专利分类作了调查，其中包括