论商业方法软件的可专利性——特别分析美日欧在BMP上的立场和价值取向以及中国的应对策略[1]
来源：知识产权学术与实务研究网 作者：张平 时间：2009-03-10 阅读数:
如何处理专利保护地域性和互联网上的专利侵权问题其实是商业方法软件专利保护的难点所在，在IIP的在先研究报告中已经被一些研究者所关注[24]。人们将希望寄托在《司法权限与外国审判海牙协定》（草案）（Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments）的制定，但解决这一问题需要的国际协调决不是一朝一夕可以完成的，并且，在发达国家与发展中国家之间存在着天然的矛盾。
我们不应对海牙协定过于乐观，因为这涉及到了太多的国家，国家之间的法律差异很大。2000年法国地方法院要求美国雅虎网站停止通过国际拍卖网站向法国人出售纳粹物品，就引起了不少恐慌。雅虎并没有过滤不同国家的用户，相反，采取的措施是在网站上禁止该类物品的拍卖。这样一来，法国的判决等于实际上强加给了其他国家的公民。海牙协定本质上是希望达到这样的效果——令该类判决在国际上拥有了合法性。
海牙协定也许会有更负面的影响——破坏电子商务的发展。各个公司宁愿阻止来自有其他国家的互联网用户进入自己的站点，也不愿意服从别国的法律。法国与德国的法院都已给出了这样的暗示，都试图想让不属于国境内的外国网站来遵守自己国内的法令；意思就是告诉网站经营者要设法不要让他们的国民进入你所经营的网站。[25]。
毫无疑问，互联网需要法律调节与控制。但是如何让不同的法律体系与互联网吻合起来，还是一个非常大的难题。
2．管辖
1） 被告就原告”原则适用
在网络纠纷案件中，传统的“原告就被告”的这一原则开始动摇。法院为了保护本地权利人的利益，更多采取的是“被告就原告”的原则。
“被告就原告”的原则的行使前提是：被告的活动有意在法院地产生效果，由此推定被告有意接受法院地的管辖。这种原则在商业方法软件专利侵权案件中的适用表现在原告（权利人）所在地的法院对域外的被告（被控侵权人）行使管辖权。如果仅仅根据从法院地可进入涉嫌对原告专利侵权的网站这一事实，就得出原告所在地的法院可以行使管辖权的做法是缺乏法律依据的。这是因为：仅仅在原告所在地能够浏览到侵权网站不足以代表被告“有意指向”法院地的行为。而对于那种被告通过网络与法院地的原告订立合同、在当地开展“商业活动”的情况下，被告与法院地的联系除了网站的访问之外，还有更多的联接点，而这些联接点可以认为被告在事前“有意指向”法院地，这种联接点是确定管辖的重要依据。
在网络诽谤案中法院的做法是使用“效果原则”来判断管辖权的归属。“效果原则”的三个条件是：第一，被告的行为是国际性的行为，第二是该行为指向法院地国，第三，该行为在法院地引起可以预见的损害。[26]如果按照这样的原则，对于互联网上专利侵权来说太容易满足“被告就原告”的条件了。
目前还很难说，“被告就原告”原则已经成为美国法院审理涉及网站案件时所遵循的一般原则。但是，美国法院为了保护本州居民的利益，已经有倾向于扩张原告所在地法院的属人管辖权的趋势。这种扩张被有些学者称为“适度的扩张”。[27]然而，我们也应当看到这类实践不利的方面。由于法院适用属人管辖权的原则放松，导致网络案件中出现了大量的“缺席判决”。而由于知识产业分布不均衡及不合理的国际分工的存在，在跨国知识产权纠纷中被告往往集中在发展中国家，而发达国家则更多为原告，这更会让法律失去公平性。
美国法院对Internet案件的管辖权问题尚处于摸索阶段，还未形成成熟的理论。目前这方面的案例主要限于初审法院的判决，最高法院对此还没有定论，但美国法院将长臂管辖权扩张至Internet案件中已成事实。
2）．网址作为管辖基础的可能性
域外被告在原告地国注册了网络服务地址是否意味着他已经与原告地法院建立起法律所要求的“最低程度的联系”了呢？众所周知，美国是互联网的发源地，互联网地址的注册至今由美国的一个机构来管理。如果被告在美国的IACNN注册了一个顶级域名，然后在这个域名服务器下使用了美国一家公司的商业方法软件专利，专利权人可否在美国起诉？笔者目前还没有找到在专利纠纷上有关的案例。但是在前述的美国CNN诉中国的cnnews.com域名纠纷一案中已经被认可。该案中法院以当年cnnews.com原域名注册人与中国的美亚公司受让此域名的登记证书在佛吉尼亚法院备案为由认为该法院有对物管辖权（In Rem），并且认为，即使该证书没有保存在佛吉尼亚法院，由于域名的登记地点也在该法院的辖区内，该法院同样有管辖权[28]。
这样下去的结果实在是太危险了，法院实际上助长了域名持有人滥用权利。而这一问题也会在未来的商业方法软件专利纠纷中体现出来。
3）侵权行为结果地原则的适用
在传统的属地管辖原则中，一般以“侵权行为地”为主要管辖依据。“侵权行为地“原则又分“侵权行为实施地”和“侵权行为结果地”原则。对于互联网上的侵权行为来说，“侵权结果地”几乎是任何有网络联通之地。仅就这一点，足以使得网络侵权的管辖达到了可以随法院任意解释的地步。这在中国发生的一些有关知识产权侵权的案件中已经反映出这一趋势[29]，而在2000年12月颁布的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》中被进一步明确为：“网络著作权侵权纠纷案件由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。对难以确定侵权行为地和被告住所地的，原告发现侵权内容的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。”在这里，“侵权行为地”解释为“实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地”，即侵权作品通向网络的临界点和实施侵权操作的计算机或服务器的实际所在地，这种解释实际上指的是“侵权行为实施地”。而当运用上述方法难以确定管辖法院时，发现侵权内容的所使用设备的终端所在地即可视为侵权行为地，即“侵权结果发生地”。
这一《解释》实际上确定了“网络著作权案件以被告所在地、侵权行为实施地为主、侵权结果发生地为补充的管辖原则，如果难以确定，则可向发现该侵权行为的计算机终端设备所在地法院起诉。问题是要原告证明侵权行为结果地发生在原告之处相当容易，所以，也可以说这些原则又可能被“被告就原告”的原则所替代。中国目前还没有发生网络专利侵权的案例，上述司法解释仅对著作权的案件适用。但预计，如果有专利案件，法院也极有可能比照适用著作权侵权管辖的原则。
3.专利侵权的认定
互联网上的专利侵权涉及到的管辖和执行问题已经让人们头痛不已，而在法院审理专利侵权时实体法的适用也面临着挑战。
1）等同原则（Doctrine of equivalents）适用的困扰
在专利侵权的判断原则中，等同原则的使用经过几十年的发展已趋成熟。等同原则理论的主要构成是：
A.三要素论：“方式/功能/结果”，即：被控侵权方与权利要求相比是否利用实质相同的方式（substantially the same way）,达到了实质相同的功能（substantially the same function）,得到实质相同的结果（substantially the same result）和
B.整体分析论（entirety）:考察发明的整体目的，追求的是对专利权的公平保护。
C.要件论（all element rule）:强调被控侵权行为是否落在了权利要求的全部发明点之中（文字侵权和等同侵权均考虑全部要素）。
D.实质差异测试论（insubstantial differences test）
C、置换性或替换性论（interchangeability）
等同原则虽然经常被专利权人用来扩大其保护范围，但仍然有所限制，a）保护范围不能扩大至“在先技术”（prior art）之中；b）禁止将权利扩大到到专利申请过程中已经放弃的权利，即禁止反悔原则（Prosecution history estoppels）的适用。
日本法院在等同原则适用中最重要的一个判断标准是实质差异（essential difference）[30]
- 个人简介：（学术）
- 中国政法大学教授、博士生导师
- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
- 北京大学法学博士
- 中国人民大学法学博士后
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- 北京市海淀区西土城路25号中国政法大学知识产权法研究所
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- 最高法院案例指导工作专家委员会委员
- 最高法院知识产权司法保护研究中心首届研究员
- 中欧仲裁中心仲裁员
- 深圳、南京仲裁委员会仲裁员
- 北京天驰君泰律师事务所律师
- 中国律协知识产权专业委员会委员
- 中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员
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