对协议禁止在专利池之外单独许可专利是否构成专利权滥用的思考-ITC飞利浦光盘案评析

一、问题的提出
    专利权是法定的排他权利，在法律规定的范围内，其垄断力可以被随意伸展。这种赋予专利权人近乎绝对的自由，建立在保护财产权和市场自由的宪政基础上，是中美两国专利制度的应有之意。[1]从这个角度上讲，虽然单方拒绝许可专利作为一种许可策略行为在特别情况下会引起反垄断法责任，但仅就单方拒绝许可行为本身而言，并不构成承担反垄断法责任的理由。[2]另一方面，美国《专利法》第217条(d)(4)规定，“专利权人有权因为专利受直接或者间接侵犯而获得救济。不得因为专利权人有下述行为而拒绝对其提供救济或认定其构成对专利权的滥用或非法扩张：……(4)拒绝就专利的任何权利授予许可或者进行使用”。因此，根据美国《专利法》，单方拒绝许可专利的行为本身也不足以构成专利权滥用。
    问题是，当专利权人是专利池（甚至技术标准）的组建者，他们可否协议禁止在专利池（标准）之外单独许可专利池（标准）内部的专利？这样的行为是否构成专利权滥用？中美现行专利法都没有具体规范该问题，但2010年8月美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对普林科诉国际贸易委员会（ITC）和飞利浦案（以下简称为飞利浦光盘案）所做的判决[3]，正面回应了这一问题。
    二、案情回顾
    飞利浦光盘案涉及飞利浦与索尼等4家公司缔结的制作光盘技术“橙皮书”（Orange Book）标准，曾引发过337调查和数起关联诉讼。下面根据这数起争议的四份裁判文书[4]对事实的描述，全面回顾这一过程，以把握诉争各方利益和裁判观点。
    （一）涉案专利池及许可方式[5]
    飞利浦公司拥有制造可记录光盘（CD-Rs）和可擦写光盘（CD-RWs）的专利技术，这些专利技术被纳入由飞利浦和索尼等几家公司联合开发的“橙色书”的技术标准中。20世纪90年代起，飞利浦开始捆绑式许可其专利，光盘制造商只要使用到打包中的专利，不管使用的专利具体数量多少，都征收一样的许可费。有意制造CD光盘的潜在许可人，不允许就单个专利获得许可，且无法就整包专利中的部分专利获得较低的许可费率。一开始，飞利浦提供了四种类型的专利池许可：1．包含飞利浦和其他公司的CD-Rs专利池；2．包含飞利浦和其他公司的 CD-RWs专利池；3．仅含有飞利浦的CD-Rs专利池；4．仅含有飞利浦的CD-RWs专利池。2001年之后，飞利浦又提供了附加可选择的一揽子专利许可，并根据“橙皮书”标准将这些专利分为“必要专利”和“非必要专利”打包许可。
    （二）飞利浦诉ITC案
    在20世纪90年代末期，飞利浦与普林科、技嘉存储等公司签订了一揽子专利许可协议，但不久之后被许可人停止支付许可费，飞利浦随即向ITC控诉普林科等5家公司进口的光盘侵犯飞利浦的6项专利，违反了美国《关税法》第337条。普林科等则提起专利权滥用之抗辩，声称飞利浦以必要专利搭售非必要专利，强迫他们接受一揽子专利许可，此外被飞利浦纳入必要专利的4项专利技术实际上并非是依据“橙皮书”标准制造CD的必要技术，因为存在商业上可变的替代方法。[6]
    ITC行政法官的审理结果认为，普林科等侵犯了飞利浦的6项专利，但因为飞利浦的一揽子专利许可构成非法搭售，6项专利因专利滥用而不能执行。ITC委员会在复审后维持了这一裁决，认为以必要专利捆绑4项非必要专利作为非法搭售构成本质专利权滥用（patent misuse perse），并认为即便飞利浦的专利许可并非本质滥用，也构成合理规则下的专利权滥用，因为“将非必要专利捆绑到必要专利包的反竞争效果，超出了促进竞争的效果。……将它们放入许可包中将排除替代技术的竞争，损害了寻求这些替代技术而又离不开飞利浦必要技术许可的竞争者。”[7]飞利浦遂向CAFC提起上诉，CAFC于2005年推翻了ITC的裁决，发回重审。CAFC专案庭否认了ITC有关涉案4个专利属于非必要专利的事实认定，认为并不存在实际或者现实可替代技术。[8]此外，法院认为，“专利＋产品”的搭售与“专利＋专利许可”的搭售不同，一揽子专利许可协议并不会像搭售产品一样产生反竞争的效果。[9]
    （三）普林科诉ITC案
    ITC重审后作出与CAFC一致的裁决，认定侵权成立并驳回了普林科的专利权滥用之抗辩。普林科遂向CAFC上诉，认为ITC错误有两点：1．飞利浦强迫被许可人同时购买“非必要专利”Lagadec构成专利权滥用；2．飞利浦和索尼约定不对外发放Lagadec专利许可，由于Lagadec专利技术是橙皮书标准中Raaymakers专利技术（第4，999，825号和第5， 023， 856号美国专利的总称）的竞争技术，因此该约定构成专利权滥用。[10]值得注意的是，此次上诉聚焦的Lagadec和Raaymakers专利并非之前侵权诉讼的专利。Raaymakers专利技术由飞利浦开发，是把位置资料转化成密码并记录在空白光盘中以确定位置的模拟方法，Lagadec则是由索尼开发的功用类似的方法。两家公司最后选择以“简便且运作良好的”Raaymakers专利技术来界定“橙皮书”标准，但Lagadeck专利技术依然被收录进橙皮书标准之中。[11]
    2009年4月CAFC专案庭作出裁决，一方面认定Lagadec专利不是“非必要专利”，不存在捆绑非必要专利的专利权滥用，但同时将案件发回ITC重审以明确“飞利浦是否与索尼存在相互约定抑制Lagadec技术”，以及“这种阻碍替代技术研发的协议，是否基于消除竞争和固定价格的理论构成专利权滥用”。[12]该判决作出之后，普林科、飞利浦和ITC三方都提请CAFC对该案进行全体庭审之复审（rehearing en banc）并获准。全体庭审一方面撤销了专案庭的上诉裁判，一方面恢复普林科之前提起的上诉，并要求各方主要对2009年4月专案庭裁决的第Ⅱ部分（也即飞利浦和索尼约定不对外发放Lagadec专利许可）提出新的辩状。[13]2010年8月全体庭审的多数意见作出了有利于飞利浦的判决，认定飞利浦和索尼的协议禁止池外许可行为不构成专利权滥用。
    三、飞利浦协议禁止在池外单独许可不构成专利权滥用的主要理由
    （一）缺乏事实依据：Lagadec技术既非“非必要专利”，也非“替代竞争技术”
    从CAFC全体庭审认定的事实来看，Lagadec专利不是“橙皮书”标准的“非必要专利”，而且池外也不存在与之相竞争的专利，因此普林科上诉的两个主张，都缺乏事实依据。
    首先，CAFC采取了宽松的“必要性”认定标准。根据该标准，只要在组建专利池时看起来有关专利是必要的，即便事后被认定非必要，也不妨碍该专利属于“必要专利”。因此，CAFC全体庭审采纳了2009年专案庭的观点，即“在一揽子专利许可时，Lagadec看起来是制造橙皮书标准光盘所需要的技术，”因此Lagadec专利并非“橙皮书”标准的“非必要专利”。[14]这一宽松的“必要性”认定标准以组建专利池时的情况为准，避免了事后专利被认定非必要时，追究组建专利池成员的责任。[15]
    其次，CAFC认可了ITC对池内竞争关系的事实认定，即“没有证据表明Lagadec专利与池中的另一个专利相竞争，也没有证据表明，如果没有专利池协议，飞利浦将处于技术许可市场的竞争中，索尼及其Lagadec技术将在CD-Rs/RWs市场成为“橙皮书”技术的竞争力量。”[16]针对Lagadec技术与Raaymakers技术的关系，CAFC明确指出，“正如ITC事实裁定的，Lagadec技术并非是Raaymakers技术的可变的、潜在竞争技术。”[17]之所以得出这一结论，笔者认为是因为在评估何为替代竞争技术的标准上，CAFC站在了ITC一边：ITC主张既要关注技术可行性，也关注商业可行性问题，认为“一项容易出错、不可靠的和难以运行的技术，其商业可行性是令人怀疑的”，而普林科则认为ITC纠结于商业可行性的标准是有问题的，应审查Lagadec是否“在技术上可能发展成为可运行的替代技术”。[18]
    （二）缺乏法律依据：协议禁止在池外单独许可专利不符合专利权滥用的构成要件
    如果仅因为缺乏事实基础而认定不构成专利权滥用，那么本文的法律问题—协议禁止在池外单独许可专利技术是否构成专利权滥用仍悬而未决，但Bryson法官撰写的多数意见十分明确地指出：“即便有证据表明存在限制获取、使用索尼公司Lagadec专利的平行协议，并具有限制竞争的后果，该协议也不会构成飞利浦的Raaymaker专利以及其他任何专利权的滥用。”[19]
    CAFC对此的解释是专利许可滥用行为必须具备所谓的“专利杠杆”要件。Bryson法官指出，以专利权滥用原则对专利许可进行司法审查的关键是专利权人是否通过许可限制，“不当地扩大了专利权授予的物理范围或者时间范围，并因此产生了反竞争的后果”。[20]而本案的问题是：专利权人在提供专利许可时，若有引诱第三方不许可其独立的、竞争性技术，是否构成专利权滥用。Bryson法官认为：“这样的许可协议不会导致扩大专利的物理或者时间范围，因此也不会落入专利权滥用原则的适用范围。”[21]接着他概括：“简而言之，专利权滥用是关于‘专利杠杆’的问题，即利用专利力量去施加‘超出政府授予的垄断范围’的条件。它至少需要涉案专利‘自身显著地导致了受到非议的行为’。当专利权与受到非议的行为之间‘没有关联’时，就不存在专利滥用。在该案中，Raaymakers专利与指控行为之间并没有这种联系。”[22]因此，即便飞利浦和索尼不许可Ladagec技术的协议非法，也只能置于反垄断法之下而不是专利权滥用法之下。[23]被许可人普林科无法借助专利权滥用原则来对抗专利侵权。[24]
    四、对飞利浦光盘案判决的评析
    （一）专利许可时搭售、捆绑非必要专利的违法风险减低
    一揽子许可时强制搭售、捆绑非必要专利，明显属于1970年美国司法部界定的“九不准”行为。尽管近年美国执法机构的指南如1995年指南和2007年指南对专利池促进竞争的效果给予了正面评价，但在许可时捆绑非阻却专利或非必要专利，其法律风险和责任依然不明朗。在这点上，飞利浦光盘案显然有所突破。
    首先，CAFC认定必要专利的宽松标准有利于专利权人。2009年专案庭认为，由于在一揽子许可时，Lagadec技术（尤其Lagadec专利的权利要求6）看起来应是制备“橙皮书”标准的必要技术，如果不纳入标准将存在侵权诉讼的不确定性，所以Lagadec专利具有阻却专利的一面（或者合理的可能性），因此不能认为普林科等公司的许可费支付在没有采纳Lagadec专利的产品上。[25]如前所述，这意味着即便涉案专利最终被认定并非专利池或者标准的必要专利，只要许可时专利权人有合理依据认为所涉专利是必要专利，就足以排除自己的责任。
    其次，2005年 CAFC专案庭驳回了ITC关于包含非必要专利的强制一揽子专利许可协议构成专利权滥用的裁决。ITC认为，这种类型的策略行为构成专利权滥用是“入门的法律”(hornbooklaw)[26]，但专案庭否认这种观点，认为一般专利搭售案件涉及“专利＋被搭售的产品”，专利权人能够利用专利权垄断力迫使消费者购买另外一个独立市场的产品，因此专利权人能够使用市场支配力排除另外一个市场的竞争。比较之下，本案是“专利十被搭售的专利”，包括必要专利和非必要专利的一揽子专利许可协议并没有对被许可人施与任何限制：它并没有排除被许可人使用竞争者的替换技术，没有排除竞争者许可其替代技术，也没有强迫消费者使用专利权人的技术。因此，一揽子许可协议不会产生与非法搭售产品一样的反竞争效果。[27]专案庭认为，由于飞利浦并非按照被使用的专利数量来计算许可费，也没有专门针对非必要专利征收专利许可费，所以认为包含非必要专利会增加许可费的主张缺乏依据。[28]
    由于2010年CAFC全体庭审没有否认上述做法，按照这种逻辑，如果在一揽子的专利许可协议中捆绑非必要专利的，除非有明显证据证明被许可人因为非必要专利而多支付了不合理的许可费，或者存在诸如固定价格等本质违法行为，否则法院将倾向于认定专利捆绑行为合法，因为普通、非排他的专利许可“仅是不提起侵权诉讼的承诺而已”。
    （二）专利权滥用原则适用标准进一步提高
    作为源自衡平法“不洁之手”原则的法官造法，专利权滥用的适用范围在百余年间不断被扩展，但司法适用的标准却不断摇摆于宽严之间。总体而言，二战后的20多年里，专利权滥用原则曾被法院宽松适用，而近30年的标准趋于严格。[29]飞利浦光盘案的判决，正符合弱化专利权滥用原则的这种趋势。
    首先，根据该案，违反反垄断法的专利许可行为，不必然导致专利权滥用，专利权滥用与反垄断法的界限被进一步划清。在本案之前，按照学者Chisum （2005）对判例的归纳，专利权滥用的含义是“专利权人可能以违反反垄断法或者扩展专利合法范围的不正当方式实施其专利。如果该滥用被确认，法院将拒绝对侵权或者违反专利许可协议给予任何救济——甚至对不受到该滥用行为损害的侵权人”。因此，[30]“使用专利违反了反垄断法会构成专利权滥用。但是，缺乏某构成要件不属于违反反垄断法的行为，仍有可能构成专利权滥用。”[31]年代更早的文献例如Harmon(1963)[32]、Kins (1969)[33]和Note (1998)[34]同样指出，违反反垄断法的专利必然构成专利权滥用，但没有违反反垄断法也可能存在专利权滥用。显而易见，在2010年飞利浦光盘案判决之后，上述说法已经不成立，因为CAFC明确指出，除非专利权人的行为既违反反垄断法又不合理地扩展专利的范围，否则不构成专利权滥用。
    其次，在专利许可的情况下，专利权滥用的适用离不开“专利杠杆”的运用。如前所述，CAFC多数意见认为专利权滥用表现为专利杠杆，需要涉案专利自身显著地导致了受非议的行为，当专利与行为之间不存在这种关联时，就不存在专利权滥用。虽然DYK法官撰写的反对意见不认可专利权滥用仅仅局限在“专利杠杆”的情况，且认为飞利浦和索尼之间抑制Lagadec技术的水平协议是飞利浦与被许可人之间许可协议的“部分和一小块”[35]，但多数意见认为，飞利浦和索尼之间的水平协议仅限制了索尼，“橙色书”许可协议才控制被许可人行为，因此Lagadec专利被限制与“橙色书”许可协议无关，并非普林柯获得专利许可的不合理条件。在这种情况下无法适用专利权滥用，只能进行反垄断法的审查。[36]而且，由于合资研发企业所具有的促进竞争的显著效果，对聚合其研发努力的协议应采取合理原则加以审查。[37]
    可见，在飞利浦光盘案中，专利权滥用原则的适用标准已经比反垄断法更加严格。这将导致在美国专利侵权案件中提起专利权滥用抗辩更加困难。回顾历史可以看到，美国联邦最高法院在Morton Salt案（1942）界定专利权滥用以及在20世纪60、 70年代适用该原则时，并不要求进行相关市场、反竞争效果的分析[38]。1970年美国司法部的“九不准”强化了这一标准，但80年代的Windsurfing案（1986）则明确要求，“专利权人不合理地扩大专利的物理或者时间范围且带有反竞争效果”[39]。1998年美国专利法修改时更是直接规定，被控侵权人指控专利许可搭售构成专利滥权用时，必须证明专利权人在相关市场具有市场力量[40]。这一系列的司法立法活动，是将反垄断法所发展的较为精密的方法，逐渐运用到模糊的衡平法原则上，其结果是在绝大多数场合下，专利权滥用的实际运用已经离不开反垄断法规则。正因为此，不断有法官和学者，例如Nicoson（1962）[41]、Posner（1982）[42]、Lemlev（1990）[43]等，质疑甚至主张废除专利权滥用原则，用反垄断法的规则取以代之。飞利浦光盘案则在原有反垄断法的标准之上，创立了一项新的规则：涉案专利许可行为不仅需要达到反垄断法所要求的反竞争的要件，而且还要符合“专利杠杆”的要件（即存在不正当扩展相关专利的地理和时间范围的情况），否则不能适用专利权滥用原则。
    （三）对ITC专利侵权诉讼的激励
    可以预见，在飞利浦光盘案之后，被诉专利侵权者可能只能求助于反垄断诉讼来挑战某些不合法的专利许可行为。正如Adamo和Fischer等(2010)指出的，该案判决将进一步鼓励专利权人在ITC提起专利执行诉讼。因为ITC对反垄断案件没有管辖权，被诉侵权人可能无法将反垄断诉求引入ITC的诉讼程序，只能提起独立的反垄断诉讼，结果是ITC判决早就赶在联邦法院裁判之前作出了。[44]
    五、结论
    综上所述，依照CAFC的观点，专利权人之间协议禁止对外许可（抑制）专利池中的某项专利，并不构成对专利被许可人的专利权滥用。这种行为的合法性只能在反垄断法下按照合理原则进行分析。强调以合理原则进行个案分析的这种思路，与2007年美国司法部和联邦贸易委员会联合发布的报告是一致的。[45]这为专利池的组建和运作提供了法律的稳定性，避免池内专利所有人之间的内部协议以及对外许可协议可能随时因为“非必要专利”、“替代技术专利”等难以厘清的事由而直接被无效或者丧失执行力。[46]
    我国专利法并没有类似美国专利权滥用抗辩的制度，由于专利许可行为引发专利侵权或违约诉讼的，无法依据专利法提起专利权滥用之抗辩。不过，我国2008年施行的《反垄断法》第55条规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”2009年国家工商总局《关于知识产权领域反垄断执法的指南（讨论稿）》（下称讨论稿）也注意到了飞利浦光盘案所涉及的法律问题，其第19条指出：“禁止许可人在联营之外独立许可专利”是“可能具有排除、限制竞争效果”的专利联营许可协议条款。因此，协议禁止在专利池外独立许可专利的行为，如果“滥用专利权，排除、限制竞争”的，在我国也是可以追究反垄断法的责任的。
    这一切，是否意味着我国已经走上了一条仅依靠反垄断法来规范专利许可活动中滥用行为的道路呢？笔者看来，目前仍是法制创设的博弈期，难下定论。由于立法者的措辞和态度暧昧不清，学者起草的内部讨论稿明显迎合了学界倡导美式立法的呼声，[47]但是，在美国司法和学界困扰于专利权滥用原则与反垄断法的“双轨制”之时，我国是否仍引入美国模式，是否有相应的法制资源来执行“双轨制”，学界同仁应审慎研讨、深思再三。