发明专利创造性审查及技术启示——广东某陶瓷公司诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案

我国《专利法》也是从积极方面规定创造性，其第22条第3款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著性进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。该条第5款也对现有技术作出了规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”依据《专利审查指南》，所谓“实质性特点”，是指该技术方案对熟练技术人员而言，非显而易见。所谓“显著的进步”是指发明具有有益的技术效果。[3]可见，对于发明专利来说，“实质性特点”和“显著性进步”都是创造性的构成部分，两者不可或缺。

创造性和新颖性都需要将申请专利的发明与现有技术相比，[4]但是两者在本质上是不同的，且在逻辑上存在着递进关系，一般是在新颖性审查通过后，再进行创造性审查。新颖性要求申请专利的发明不同于现有技术，即仅需要技术方案有“量”的改变。而创造性则提出了更高层次的要求，创造性要求申请专利的发明与现有技术相比，必须有“质”的改变，其改变的程度要远远大于新颖性的要求。另外，二者与现有技术的对比方式也不尽相同。创造性审查时，一般是将多份文件的内容结合起来与申请专利的发明进行对比，而新颖性审查采用的是单独对比的方法，只有在一个技术方案中涉及所有的技术特征，才可以否定该技术的新颖性。不能将多份现有技术方案结合起来形成一份新的技术方案，再将它和所要保护的技术方案进行对比。[5]

二、创造性的审查标准

根据《专利审查指南》的规定，[6]判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。（1）确定最接近的现有技术：即现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。[7]

（4）尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

三、创造性审查中的难点——技术启示的判断

（一）技术启示的意义

在上述审查标准中，最困难也是最容易产生争议的是“现有技术显而易见”判断的第三步，即“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”。第三步中的难点即是关于“现有技术”的判断。如果说创造性条款是专利授权及无效审查中的帝王条款，则“突出的实质性特点”和“实质性特点”构成帝王条款的核心内容，显而易见性的审查无疑是帝王条款的皇冠，而技术启示的审查则是皇冠上最耀眼的明珠。[8]

《专利审查指南》规定，在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。[9]

同时，《专利审查指南》列举了三种被认为是有技术启示的情况。主旨是如果该区别特征在现有技术中被披露，并且在该现有技术中所起的作用与发明实际解决的技术问题所起的作用相同，则存在技术启示。[10]但是关键的问题在于如何在个案中判断该现有技术中所起的作用与发明实际解决的技术问题所起的作用是否相同，如何去判断所述领域的技术人员是否得到了这种技术启示。

（二）对技术启示判断的理解

在技术启示的判断中，首先要判断现有技术的作用与发明的作用是否实际相同。如果两者作用不相同，或者二者使用的场所和目的并不相同，那么意味着发明人很难有将二者的区别性特征用于改进现有技术的启示。

在技术启示的判断中，也要避免“事后诸葛亮（hindsight）”。“事后诸葛亮”是指审查人员受到现有技术的发展以及专利权利要求中披露的技术的影响来评定在先技术及专利创造性，并由此得出专利“显而易见”的结论。[11]从发明完成的过程看，发明人是先看到现有技术的缺陷，产生改进缺陷的动机，然后再通过自身的学习、研究，完成对技术的改进。尽管发明过程中可能会产生“无心插柳”般的收获，但发明的整体过程是艰辛的，发明人需要发挥聪明才智，运用创造性思维，将现实生活中存在的技术难题一个个去解决。因此，审查员在结合现有技术的过程中，应当完全忽视待评判的技术方案，假定自己从未见过这个技术方案，只有这样结合出来的技术方案才是比较客观准确的。