创造性判断不能依据对比文件中的推测内容——章某诉专利复审委员会实用新型专利权无效行政纠纷案解析

北京市高级人民法院认为，附件2所公开的五幅视图中无法唯一确定该壁凳的内部结构特征，其除了可能为第15148号决定中认定的结构外，还可能为一体注塑成型的结构。因此，仅从附件2的视图中并不能直接地、毫无疑义地确定其公开了“壁座上开有凹槽”、“支杆的一段嵌入凹槽与壁座连接，凹槽的上端面对支杆产生的支撑作用”。第15148号决定对附件2公开的技术内容的认定有误，在此基础上得出本专利权利要求4不具备创造性的依据不足，一审法院判决专利复审委员会应当针对本专利权利要求4是否具备创造性重新进行评价，并无不当。故判决：驳回上诉、维持原判。

一、对比文件

为判断权利要求的技术特征是否被对比文件所公开，首先必须明确对比文件公开的内容。《专利审查指南》针对对比文件公开的技术内容，做了如下规定：引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外，对比文件中包括附图的，也可以引用附图。但是，审查员在引用附图时必须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容。[1]

《专利审查指南》的上述规定，并没有明确对比文件公开技术特征的要件，对“可直接地、毫无疑义地确定的技术内容”也没有做出具体说明。实践中，由于专利申请人、无效宣告请求权人、审查员视角、理解和代表利益不同等因素，时常对对比文件是否公开了某技术特征有着不同的理解，由此引发了诉讼。因此，有必要对对比文件的公开标准作出规定。在“快进慢出型弹性阻尼体缓冲器”实用新型专利权无效行政纠纷案中，最高人民法院指出，权利要求的技术特征被对比文件公开，不仅要求该对比文件中包含有相应的技术特征，还要求该相应的技术特征在对比文件中所起的作用与权利要求中的技术特征所起的作用实质相同。[2]笔者赞同上述观点。

权利要求的某项技术手段被对比文件隐含公开，即在对比文件中，某项权利要求的技术特征“隐含的且可直接地、毫无疑义地”确定，包括“能够从附图中直接地、毫无疑义”地确定。利用对比文件中隐含公开的内容评价新颖性、创造性是比较常见的手段，除《专利审查指南》外，同样是由国家知识产权局制定的《审查操作规程---实质审查分册》中也规定了对比文件隐含公开的范畴。《审查操作规程---实质审查分册》第三章第1.2.2.1节规定，对于未明确记载在对比文件中的技术特征，如果对所属领域的技术人员而言，该技术特征是申请日之前已知产品的固有部件或属性，或者方法的固有步骤，则这些部件、属性或步骤是固有特征，属于对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，在申请日以前尚未被所属领域的技术人员知晓的那些固有特征，不属于隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

可见，《审查操作规程---实质审查分册》中将是否属于已知的产品的固有特征，作为判断“隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容”，但并没有实际解决问题。其并没有对已知产品的固有特征给出详细的定义和判断依据，没有规定如何确定技术特征为已知产品的固有特征，这就给审查员的判断造成了困难。[3]

笔者认为，在判断权利要求的技术特征是否为对比文件公开时，必须注重技术特征的作用。要求该相应的技术特征在对比文件中所起的作用与权利要求中的技术特征所起的作用实质相同。每一项权利要求都是为解决特定技术问题而设计的技术方案，技术方案即是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段是由技术特征来体现的。因此，权利要求中的每个技术特征都是为了解决该特定技术问题服务的，该技术特征在不同的科技领域，或者说不同的权利要求中，其产生的作用是不相同的。技术特征在该技术方案中所起的作用不可能是该技术特征客观上可以具有的所有作用，而是针对该特定技术问题并在考虑权利要求中的其他技术特征的情况下作出的特别选择。[4]技术特征与技术问题的相关性决定了在判断两项技术特征是否相同时，必须考虑该二项技术特征所要解决的技术问题，考虑其为解决技术问题的实际作用。

三、关于本案专利创造性问题的判断

本案中，附件2公开了一种壁凳的包括主视图在内的五幅视图。涉案专利权利要求4“根据权利要求3所述的壁凳，其特征在于承重壁座开有可使支杆嵌入的凹槽，槽内对应开有供轴销贯穿支杆的轴孔”，权利要求4的“凹槽”、“供轴销贯穿支杆的轴孔”的技术特征并没有在对比文件附件2中所直接公开。权利要求4