权利要求是确定专利权保护范围的依据——新疆某建材有限责任公司诉新疆某国家税务局、新疆某建筑工程有限责任公司侵犯专利权纠纷案
来源：知识产权学术与实务研究网 作者：何伦健 时间：2015-01-15 阅读数:
例如，在丰某公司诉城某公司、闽某公司、葛某侵犯专利权纠纷案[3]中，涉案专利原来一共有10项权利要求，其中1项独立权利要求，9项从属权利要求。2005年1月6日，某公司向专利复审委员会请求宣告上述专利权无效。专利权人删除了原权利要求1、2、4、5，将权利要求修改为8项。2005年12月12日，国家知识产权局专利复审委员会经审查后作出宣告专利权部分无效的决定：在被请求人重新提交的权利要求1～8的基础上维持该实用新型专利权有效。被宣告部分无效后的专利权有3个独立权利要求，即修改后的权利要求1、5、7为并列的独立权利要求，分别限定了翻盖式、滑动式和多页式结构的防火隔离门，重新共同确定了该专利的保护范围。原告起诉被告使用的产品落入了新权利要求5的保护范围，侵犯了其专利权。新权利要求5是由原权利要求1和原权利要求7结合而成的独立权利要求。[4]
本案中，涉案专利权被宣告部分无效后，涉案专利(ZL99115648.X号)的专利权利要求第1~4项、第8项、第9项第一技术方案(薄壁管单向平行排列)、第11 ~13项不具备专利的新颖性和创造性，被宣告无效，视为自始即不存在，但在权利要求第5~7项、第9项的第二、第三技术方案、第10项的基础上维持该专利权继续有效。此时，权利要求1和权利要求5事实上已经结合而成为新的独立权利要求，权利要求2~4成为上述独立权利要求的从属权利要求。具体而言，权利要求1～4被宣告无效后，权利要求5的保护范围实际上就是下列权利要求书的保护范围：
第一，一种预置空腔硬质薄壁构件式现浇钢筋砼空心板，它包括钢筋、砼、预置在钢筋砼中的空腔硬质薄壁构件、固定定位构件，空腔硬质薄壁构件通过固定定位构件定位，所述空腔硬质薄壁构件为封闭的空腔构件，其特征在于所述的空腔硬质薄壁构件的两端之间有与构件间现浇砼纵肋相交的现浇砼端间肋。第二，根据权利要求1所述的预置空腔硬质薄壁构件式现浇钢筋砼空心板，其特征在于所述的空腔构件为单个封闭的空腔构件。
第三，根据权利要求l所述的预置空腔硬质薄壁构件式现浇钢筋砼空心板，其特征在于所述空腔构件为多个开口式空心构件组合后封闭两端开口形成的封闭空腔组合构件。
第四，根据权利要求1所述的预置空腔硬质薄壁构件式现浇钢筋砼空心板，其特征在于所述空腔硬质薄壁构件为空腔硬质薄壁筒或空腔硬质薄壁盒，其截面形状为圆形、方形或其他异性。
因此，确定被宣告部分无效后权利要求5的保护范围即为确定上述权利要求的保护范围，要求保护的技术方案一共是四个技术方案。其中第1项权利要求为新的独立权利要求，保护范围最大。因此本案中，再审申请人主张以权利要求5与其所引用的权利要求1结合而成的新的独立权利要求作为确定其专利权保护范围的依据。人民法院应当以权利要求1和权利要求5两个权利要求所记载的所有技术特征与被控侵权产品的相应技术特征进行比较。由于权利要求9和权利要求5所保护的是各自不同的技术方案，不存在任何引用关系，因而在确定这个保护范围时，不应当引用权利要求9记载的技术特征。原审法院以被控侵权产品没有采用权利要求9第二或者第三技术方案，不具有专利权利要求记载的必要技术特征为由，认定被控侵权产品没有落入专利权的保护范围是错误的。
再审被申请人在再审听证中口头答辩称：再审申请人的专利权已被部分宣告无效，应以被维持有效的所有权利要求与其所引用的权利要求共同组合形成新的权利要求作为确定其专利权保护范围的依据。原审判决书也指出：“ZL99115648.X号专利被宣告部分无效后,继续有效的部分形成一个新的权利要求。”这实质上是将上述四项权利要求限定的四个完整的技术方案结合成一个技术方案，从整体上不合理地限制了专利权的保护范围。这是与《专利法》的规定不相符的。如上所述，正确的理解应当是，被维持有效的权利要求的保护范围应当以其引用的权利要求的全部技术特征和该权利要求的附加技术特征共同限定的范围为准。
实践中还有一种确定专利权部分无效后的保护范围的做法也是错误的。在某包装工程（无锡）有限公司诉无锡某公司专利侵权纠纷案[5]中，2002年5月10日，案外人向国家知识产权局专利复审委员会就该项专利提出无效宣告请求。复审中，某包装工程（无锡）有限公司主动对其权利要求书进行了修改，将原权利要求1～3进行合并，修改后的权利要求为：
1．组装式包装箱，包括边框、箱底与箱盖，边框由前、后、左、右4块侧板围成，每相邻两块侧板的边缘利用连接钢带相互连接，每块侧板的上、下边缘均匀地连接钢制舌片，在箱底与箱盖的周边连接有钢边，在钢边上有允许钢制舌片的头部插入的沟槽，箱底、箱盖与边框利用钢制舌片与钢边相互连接。其特征是钢边由底板与侧板连成一断面呈L型的条状板，在底板上均布定位齿，在靠近侧板一侧的底板上均布贯通的沟槽，对应于沟槽处的侧板向外突出，形成一突出部，在侧板的内壁与突出部的内壁间形成一间隙y，在侧板及突出部的外边缘形成一弧形段，该弧形段的圆心位于内侧，在底板的外边缘设置向内侧弯折的折边。2．根据权利要求1所述的包装箱，其特征是定位齿呈扇型，在底板上有扇形孔。
3．根据权利要求1所述的包装箱，其特征是在一条连接钢带的底板上至少沿纵向均布两排定位齿，每一排定位齿由数个或数个以上的定位齿组成。
4．根据权利要求1或3所述的包装箱，其特征是在底板上有孔，每一个定位齿由4个尖齿构成花瓣状，每个尖齿近似垂直底板。
5．根据权利要求1所述的包装箱，其特征是钢制舌片由根部、中部及头部组成，其中根部较大，头部较小，其间利用中部过度，在根部上设置近似与缸壁的平面垂直的定位齿，在头部上设置操作孔及纵向的加强筋。
6．根据权利要求1或5所述的包装箱，其特征是操作孔为长圆孔，其长度方向为横向，加强筋以舌片的纵向中心线为对称中心，对称地位于操作孔的两侧。
7．根据权利要求1或5所述的包装箱，其特征是定位齿位于舌片根部上，在根部上有孔，定位齿共有两个。
8．根据权利要求1或5所述的包装箱，其特征是加强筋位于舌片头部，并在舌片头部上形成凹坑。
专利复审委员会于2003年1月1日作出第4693号无效宣告请求审查决定书，认定专利权人修改后的权利要求1、2不具有创造性，宣告01217238.3实用新型专利权部分无效，以专利权人的权利要求3、4、5、6、7、8为基础维持该专利有效。
后原告以被告无锡某公司于2005年初制造并销售的产品，落入其修改后的权利要求1和3结合成的新权利要求的保护范围内，侵犯了其专利权为由起诉被告侵权。法院认为：第一，原告请求以其修改后的权利要求1和权利要求3合并后作为专利保护范围，但由于原告在复审中已修改的权利要求2是对权利要求1中的具体技术特征的进一步限定，为权利要求1的从属权利要求，其在复审决定中已被宣告该权利要求不具有创造性。因此，原告主张的以权利要求1和权利要求3合并作为其专利保护范围不符合我国2001年《专利法实施细则》第68条的原则规定，即专利权人在无效程序中只允许修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。因为删除进一步限定的技术特征无疑是扩大了原专利的保护范围，这种合并不应允许。第二，从复审决定中可看出，专利权人修改后的权利要求4、5、6、7、8与权利要求1、2、3存在“与”和“或”的关系，所以本案原告至多只能以专利权人修改后的权利要求1、2、3合并后作为其专利保护范围。即原告权利要求1、2被无效后，直接引用权利要求1、2的在后权利要求应同时上升为独立权利要求，并与权利要求1、2组成新的最大保护范围。
对此，笔者认为，上述判决对专利权被宣告部分无效后的保护范围的确定值得商榷。在该案中，涉案专利应根据专利复审维持有效的权利要求确定其保护范围。在修改后的权利要求书中，权利要求1是独立权利要求，权利要求2～8都是权利要求1 的从属权利要求，权利要求4同时是权利要求3的从属权利要求，权利要求6～8同时是权利要求5的从属权利要求。权利要求2和3之间没有引用关系，各自保护两种不同的技术方案。在修改后的权利要求1～2被宣告无效后，应当由权利要求1和3结合成为新的独立权利要求，而不应当由权利要求1、2和3结合成新的独立权利要求。
从上述分析不难看出，在该案中，原告某包装工程（无锡）有限公司请求以其修改后的权利要求1和权利要求3合并后限定的保护范围作为涉案专利的保护范围，是符合我国《专利法》规定的，应当允许。因为这种合并并没有扩大部分无效后的专利权的保护范围。另外，是否允许专利权人进行合并修改，属于专利复审委员会的职能范围，法院应以专利复审委员会维持有效的权利要求为基础、按照权利要求之间的引用关系确定专利权被部分无效后的保护范围。
五、关于本案的专利侵权判定
（一）关于专利侵权判定
专利侵权包括相同侵权和等同侵权两种类型。相同侵权，是指被控侵权的技术方案的技术特征与权利要求记载的技术特征一一对应（包括属于后者的下位概念的情形）或者多于后者，换言之，就是完全覆盖专利权保护范围。例如，专利技术方案的技术特征为A、B和C，被控侵权的技术方案的技术特征同样为A、B、C，或者为A、B、C、D，则被控侵权的技术方案的技术特征完全覆盖专利技术的技术特征，构成相同侵权。根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条的规定，专利权的保护范围以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。如果被控侵权技术方案落入了“与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”，则构成等同侵权。所谓等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。如果被控侵权物的个别或某些技术特征虽然与权利要求记载的相应技术特征不相同，但依据等同原则属于与权利要求记载的技术特征相等同的技术特征，则应当认定被控侵权物落入专利权保护范围，被告构成专利侵权。
本案原告主张，被控侵权产品落入了权利要求5的保护范围。如上文所述，在权利要求1～4被宣告部分无效后，权利要求5的保护范围实际上就是下列权利要求书的保护范围：
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