专利实验使用侵权例外研究

专利实验使用侵权例外研究

范晓波     孟凡星

内容提要：专利法为实现促进科学技术进步和社会经济发展的根本目标，在赋予专利权人对其技术的合法垄断权的同时，对专利权施加必要的限制，以保证社会公众一定范围内自由接近和利用专利技术。专利实验使用侵权例外是为了保障科学研究而对专利权进行限制的一项制度。我国专利法没有明确实验例外原则的适用范围和条件。通过对美国、德国、英国、日本等国的实验例外立法、司法判例的分析研究，提出我国应当确立以“使用方式”而非以“营利目的”为标准的实验例外原则，并将适用范围限定于以专利技术为研究对象的实验行为。

关 键 词：实验例外    研究对象    研究工具    营利目的

专利制度的根本目的是鼓励发明创造，促进科学技术进步和社会经济发展。专利法赋予权利人对其专利技术的合法垄断权以激励发明创造。权利人可以独占性地实施或处分其专利，其他人未经专利权人许可，实施其专利，即构成侵权。但是如果片面强调专利权人的绝对垄断权，而忽略社会公众一定范围内自由接近和利用专利技术的权利，无疑将损害专利制度的根本目标。因此专利权的实施需要受到一定限制。我国《专利法》第69条规定了5种不视为侵犯专利权的情形，即属于对专利权的限制。其中第四项规定，专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权。该项规定被简称为实验例外。当前高等学校和科研院所是我国重要的创新源头，其专利申请、授权数量不断增长，大量的专利技术在生产实践中得到应用。在高校和科研机构产生新技术的过程中，往往也在研究和实验中利用了他人已获得专利权的技术，而这种利用专利的行为通常被认为是专利法规定的实验使用例外，不构成侵犯专利权。但是专利法并未明确实验使用的主体、目的以及使用方式。是否任何主体无论基于何种目的，何种方式利用专利技术进行实验，都属于该条所指的不视为侵犯专利权的行为？对此很有必要通过研究，澄清认识，并进一步完善我国的专利实验使用制度，以最大限度地促进创新。

一、美国专利实验例外原则的适用

（一）美国专利实验例外原则的起源

在美国，实验使用他人专利等行为的侵权豁免原则是通过判例法形成和发展起来的，在专利法等成文法中并无相关规定。1813 年由 Story 法官审理的 Whittemore v.Cutter 案，是实验使用侵权例外原则的起源。本案被告Cutter 先生在未经原专利权人授权的情况下，制造被告所设计的扑克牌制造机器，以验证该机器是否真具有原设计者所称的功效。原专利权人随后对被告提起专利侵权诉讼。Story 法官认为，虽然本案事实中的某些行为的确落入了权利范围内，然而，立法目的不是为了惩罚一个仅仅为了进行哲学性实验（philosophicalexperiment）  ，1或是为了要确证该机器能够产生其所描述效果的充分性而制造机器的人。他第一次明确提出，仅仅是为了哲学性实验目的，为了确认专利是否能产生其所描述之效果，而使用专利，不构成专利侵权。2该论断成为美国司法体系认知实验使用行为的开始，在以后的学术著作中被广泛引用。在 Sawin v. Guild 案中，Story 法官针对实验使用做了进一步阐述。他指出，制造、使用、出售受专利权保护的机器，若要构成专利侵权行为，必须是在实行上述行为时以营利为目的，而非仅仅为了哲学实验或确认专利说明书中所记载的真实性及正确性所作出的行为。简言之，利用专利的行为必须具有侵犯专利权和剥夺权利人对其发明所享有的合法收益的意图。3根据 story 的见解，营利目的是区分未授权的制造和使用专利技术是否侵权的标准。这种行为将本属于专利权人的利益转移给了被控侵权人。因此，那些并未剥夺专利权人合法利益的使用行为不应认定为侵权。

（二）美国专利实验例外原则的发展

Story法官所确立的实验例外原则获得了广泛的认同并成为一项法律准则。但是该准则却只在为数不多的案件中得到应用并做出了有利于被告的判决。例如Ruth v.Stearns-Roger 案4中，被告 Stearns-Roger制造公司是一个零件供应商，其客户购买其零件后生产侵犯他人专利权的机器，地方法院认定被告与其客户的行为构成共同侵犯他人专利权。客户之一是科罗拉多州矿业大学，该校在实验室中用这些有争议的机器分离矿物。法院认定，该校使用争议机器是为了实验，制作或使用受专利保护的发明，如果仅以实验为目的，没有任何剥夺专利权人利益的行为，不构成专利侵权。5

而在多数以实验例外为抗辩的案件中，法院严格适用纯粹以娱乐、好奇、理论探究为目的的实验例外原则，只要使用专利的行为有商业意图， 就排除该原则的适用。 例如在Deuterinm Corp v. United States 案中，美国能源部与民间企业合作，共同对原告就清除地热中硫化氢成分之专利技术进行测试，以评估该技术之可行性与商业效益。法院认为若被告之测试成功，将会进行更广泛之商业应用，被告测试行为明显是着眼于未来的商业利用，与单纯追求理论科学的研究或基于娱乐消遣之情形不同，因此无法主张实验例外。在Embrex v.Service Engineering Corp. 案中，原告系一项方法专利的权利人，该方法能够在小鸡孵化前，将禽流感的疫苗注射在鸡蛋中的特定区域，使孵化出来的小鸡能够对禽流感具有免疫力。被告有兴趣制作卵内注射设备，在原告拒绝授权的情况下，开展回避设计研究。被告自行生产了另一种接种卵细胞的机器，为了确认本身机器的功效，进行了一项测试，以原告公司的专利方法作为对照。原告诉其侵犯专利权。被告主张对原告的专利方法的测试是科学实验，并且也没有因此产生任何的销售，因此对原告公司的伤害是可以忽略不计的，且其行为应适用实验例外原则。法院指出，被告的实验行为隐藏不了商业使用的目的，即使将商业目的伪装在科学追求的外衣下，仍然不能使其行为获得豁免。6

在 Madey v.Duke  大学案中，实验例外的严格适用得到了最充分的体现。原告John M.J. Madey，1980 年间任教于斯坦福大学，后转任至Duke大学物理系，并将其自由电子激光器实验室从斯坦福大学迁移至Duke 大学。在斯坦福大学任教期间，