专利实验使用侵权例外研究

Madey被该校免除实验室主任一职后，辞职离开了 Duke 大学，但该校仍继续使用实验及仪器设备，Madey于是提起专利侵权诉讼，Duke大学则以实验例外进行抗辩。一审法院支持了Duke大学的主张， 认为 Duke 大学为非营利学术机构，致力于教学、研究及知识传播，并不追求对研发成果的专利申请及商业应用，判定原告未尽举证责任证明被告之行为具有商业性意图。7联邦巡回上诉法院认为，普通法规定的实验使用例外原则的适用条件严格，只要使用行为具有商业性的嫌疑，就不符合该原则的适用条件。研究型大学通常会主张其研究目的仅限于学术研究，不涉及商业推广，但毫无疑问，他们的研究行为对其现有事业活动有明显的促进作用，包括教育及学生的共同参与。此外，这些大学的研究项目也能提高学校学术地位，吸引更多的经费资助、学生及教师。上诉法院认为，一审法院过度强调Duke大学之非营利、教育性质，忽略了大学研究行为是为了维持既有事业活动。不管非营利机构从事的研究活动是否具有商业营利目的，只要该行为能促进既有事业活动，且不是单纯为了消遣娱乐或满足好奇心，或单纯为了理论探究，该行为就不能适用实验使用例外原则。8

本案判决结论于 2003年美国最高法院驳回Duke大学上诉而告确定。该案对实验例外原则的适用产生了重大影响。法院对“利益”的外延认定得更为宽广，不仅包括现实的利益还括潜在的利益，将实验对使用主体的社会地位的影响也认定为实验主体获得的利益。法院这种认定方式导致了对实验例外原则的适用更为困难，所以在之后的司法实务中引用此原则获得成功豁免的情况鲜有发生。Duke 案之前，多数美国大学的研究者都认为只要他们的行为被界定为研究而非商业化，他们就可以得到专利侵权责任的豁免。Duke 大学一案的判决结果造成美国学术界及非营利机构极大的震撼。因为美国许多大学、研究机构都会与政府机构或业界合作， 共同研发技术。 在此之前，大多数人均认为学校此类属于非营利性质之学术机构，可以免费使用他人专利以执行研究计划是理所当然的事，之后他们将不得不先取得授权并支付一笔权利金，否则将可能面临诉讼威胁。 9

Duke案的判决无疑是向大学或非营利机构的研究者及管理者发出的警告。该案也引发了许多人的强烈反对。1990 年美国国会提出一项名为“专利竞争力与技术法”之提案，以放宽实验例外之适用范围，该法案于TITLE IV 中规定 ： “仅为了研究或实验目的，而制造使用他人发明专利，应不构成侵权行为，除非该发明本身之主要目的即在作为研究或实验之用。若发明本身之主要目的是为了供研究或实验之用， 制造、 使用该发明，以研究、评估、确认该发明，或产生该发明所属技术领域外之产品时，应不构成侵权行为” 。该法案后因知识产权利益团体反对而未获通过，目前美国普通法上之实验例外仍采取最严格狭隘之解释。10

二、欧洲国家及日本专利实验例外原则的立法与司法适用

欧洲国家相对于美国更倾向于支持实验例外原则。1975年欧共体各国为整合欧共体专利实体法共同起草了《共同体专利公约（草案） 》 。该草案第31条对实验例外做了如下规范， “共同体专利之效力不及于： 为实验目的而利用系争发明专利之内容” 。11该规定实际上将专利实验使用分为两类情形： 一是以专利技术本身作为研究对象的实验使用； 一是专利技术作为研究工具的实验使用。并明确了只有行为人利用该发明专利作为研究对象的实验行为，才能豁免侵权责任。

虽然《共同体专利公约》目前尚未生效，但是包括德国、法国、英国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、希腊等许多欧盟成员国的国内专利法，都采纳了该公约的精神和相关规定，包括该公约第 31 条实验例外的规定。12德国 1968年专利法没有关于实验性使用的专门规范。其第6条规定， “专利的效力及于专利权人所享有的以下权利，为营利目的生产、上市销售、 供给或使用专利标的物” 。根据该规定，对于实验性使用，如果没有商业目的，就可以适用侵权豁免。1981 年德国对《专利法》进行了修改， 其第9条 “专利的效力” 不再使用 “营利目的”的概念规范专利权人的权利， 而是在第 11条“专利效力的限制”第（1）款中使用了营利目的的概念，即“专利的效力不及于在私人领域，无营利目的的行为” 。在其第 11 条第 (2) 款规定了 “实验使用例外” ，即： “专利的效力并不及于出于实验目的而利用涉及专利内容的行为” ，  该款与第（