专利法第三次修改述评（下）

八、未予修改但仍值得探讨的问题

这次中国修改专利法，涉及的问题很多，上述介绍与分析的是在2008年修订专利法时涉及修订的内容。实际上，还有一些重要问题在修订的过程中被提出讨论，甚至在《送审稿》中有明确的表述。只是由于这样那样的原因而在最后没有被采纳。由于有这些问题有些也是专利法中的重要问题，本部分也将作出介绍与分析。

（一）发明创造权属规定的完善

在发明创造权属方面，主要这次专利法修改主要关注职务与非职务发明创造的界定以及国家投资完成的发明创造的权属。

1. 职务与非职务发明创造的界定

2000年《专利法》第6条对职务与非职务发明创造权利归属问题做了规定。其第1款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条规定，件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”；第2款规定：“非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人”；第3款规定：“利用本单位的物质技术条规定，件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”。与1992年《专利法》相应规定相比，该条主要是针对发明者利用本单位的物质技术条件完成发明创造，[13] 引入了合同意思自治原则。在修改2000年《专利法》过程中，国家知识产权局在征求意见稿中将该规定进一步细化，规定对于主要利用本单位的除技术秘密之外的物质技术条件完成的发明创造，在没有约定的情况下属于非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或设计人，而其所在单位享有非独占性的、不可转让的实施权。2009年《专利法》没有采纳该规定，其中一个重要原因是公众对该规定反对意见占多数，认为该规定不利于保护职务发明创造，容易造成单位利益的损害，因为技术秘密的界定不大容易，而且本单位员工是否利用了单位的技术秘密也不容易查明。另外，该修改也进一步缩小了职务发明创造的范围，使其仅包含执行本单位的任务和利用本单位的技术秘密所完成的发明创造，而不包含利用本单位的其他物质技术条件所完成的发明创造。

当然，2000年《专利法》关于职务与非职务发明创造权利权属的规定存在问题是可以肯定的，[14] 只是直到目前仍未找出更好的修改方案，以致在2009年《专利法》中有关职务与非职务发明创造归属方面的规定维持不变。只能等待经后进一步修正时予以完善了。

    2. 国家投资完成的发明创造的权属

    关于国家投资完成的发明创造的权属，《送审稿》第9条第1款规定：“承担以国家财政资助为主的科研项目所完成的发明创造，除涉及国家安全或者重大利益的以外，申请专利的权利属于科研项目的承担单位。申请被批准后，该单位为专利权人”；第2款规定：“依照前款规定的申请专利的权利属于科研项目承担单位的，申请被批准后，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用被授予专利权的发明创造，允许指定的单位实施”；第3款规定：“实施本条规定的具体办法由国务院规定”。

上述规定在一定意义上是借鉴了美国杜拜法案的规定，试图通过明确国家投资完成的发明创造的权属，促进这类发明创造的实施。《送审稿》作出这一规定还具有很强的现实基础，这就是过去中国在对这类科研成果的管理上，偏重于成果的国家所有，影响了项目承担单位对成果的产权化和商业化。为解决这一问题，有关部门曾颁布文件加以规范。如2002年4月，科技部、财政部联合制定了《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》，规定除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的科研计划项目成果以外，项目单位可以独立享有研究成果的知识产权，依法自主决定研究成果知识产权的实施、许可、转让及作价入股等事项，并获得相应收益。

2009年《专利法》最终没有采纳送审稿的规定，可以说是因为该问题政策性较强，涉及的方面较多，目前对该问题的研究还不够成熟。可以预料，该问题仍需要通过国家政策性规定加以解决。

（二）专利侵权判定与类型

在本次专利法修改过程中，关于专利侵权的判定与类型，分别涉及等同侵权与间接侵权问题。在2009年《专利法》中，均没有体现，不过这两个问题仍然是专利法值得关注的重要问题。

1. 等同侵权

等同侵权原则是源于美国专利诉讼实践而发展起来的判断专利侵权的一种制度。在国家知识产权局提交《送审稿》之前，向社会各界发布了《征求意见稿》。征求意见稿中明确规定了判断专利侵权的等同原则、禁止反悔原则等。对该规定，国内外的反映则不同。很多我国公司、专利代理机构表示赞同；而国内司法机构和一些专家学者表示反对。理由是：在在技术领域，目前外国专利权人仍然占主导地位，而适用等同原则实际上扩大了专利权利要求的文字内容所确定的专利权保护范围，明显对外方有利，对国内的创新和发展不利；同时，在专利司法实践中，等同原则并非判断专利侵权的普遍原则，而是例外情况，即使是创建该原则的美国专利法也没有规定这一原则。何况，中国最高人民法院2001年制定的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》已经有关于等同原则的解释，即是在专利法中不予规定也不影响在司法实践中适用该原则。2009年专利采纳了这些意见，未涉及对等同原则的规定。

2. 间接侵权