不具备创造性的发明专利应被宣告无效——某株式会社诉专利复审委员会发明专利无效纠纷案

本领域技术人员在对比文件2给出上述技术启示的情况下，结合公知常识容易得出本专利权利要求1所要求保护的技术方案，本专利权利要求1相对于对比文件1、2和公知常识的结合，不具备突出的实质性特点和显著的进步，即不具备创造性。其二，在本专利权利要求1相对于对比文件1、2和公知常识的结合不具备创造性的前提下，对比文件1已经公开本专利权利要求2进一步限定的技术特征，即本专利权利要求2相对于对比文件1、2和公知常识的结合，也不具备创造性。其三，本专利权利要求3相对于对比文件1、2和公知常识的结合，也不具备创造性。在本专利权利要求1-3不具备创造性的前提下，某株式会社认可权利要求4不具备创造性，故对本专利权利要求4不具备创造性，不再予以评述。所以本专利权利要求1-4均不具备创造性。

综上，一审法院判决维持专利复审委员会作出的第14816号决定。

 

[二审法院查明的事实]

 

二审法院查明事实与一审相同。

 

[二审法院判决理由及裁判结果]

 

专利复审委员会第14816号决定和原审判决认定事实清楚，适用法律并无不当，法院予以维持。上诉人所提上诉请求及理由，缺乏依据，法院不予支持。故驳回上诉，维持原判。

 

[判解与学理研究]

 

本案的核心法律问题在于对原告专利权是否有效的判断。专利无效宣告程序就是为错误的专利授权而设置的一种纠错程序[1]，其目的是否定不应授予专利权的情形，维护公共利益。无效宣告的理由主要包括技术方案不符合三性要求、不属于法定保护客体、未充分公开、超范围修改等，而本案中原、被告及第三人争议的焦点是原告所申请专利的是否具有创造性。

《专利法》第22条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”专利法的立法宗旨是保护创新、鼓励发明创造、推动科学技术进步。因此，新颖性、创造性是一项技术方案获得保护最重要的实质性条件。根据西方学者社会契约理论的观点，整个专利法就是以创造性技术方案的公开作为对价来换取一定时间内的垄断权利的制度构架。如果该技术方案不具有新颖性、创造性，仅仅是对已公开现有技术的转换性表达或微小改进，那么它就不应当获得垄断性保护。新颖性和创造性需要结合技术知识和法律规定进行判断，是极为复杂的问题。

 

一、新颖性

 

根据《专利法》的规定，“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”据此，对发明或实用新型新颖性的审查包括两个方面：第一，是否属于现有技术；第二，是否构成抵触申请。

（一）现有技术

根据《专利法》第22条规定，所谓现有技术，“是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”因此，是否构成现有技术，需要从时间、公众知悉状态和地域因素三个方面来把握。

首先，现有技术的认定必须以申请日为标准。申请日即专利申请人向国家知识产权局提交专利申请的日期。对于专利权的授权制度，世界范围内主要存在两种模式：一为先申请取得模式，在同样的发明创造存在两个或以上申请的情形下，先申请人获准授予专利权；另有先发明取得模式，由能够举证自己为最先发明的人取得专利权。我国实行的是先申请原则，因此申请日具有非常重要的法律意义：申请日以前公开的技术内容构成现有技术，但是申请日当天及以后他人提交的专利申请却一般不会阻却专利申请的新颖性。

其次，现有技术必须是已经公开的技术方案。申请日前已经实际存在但未向公众公开的保密信息及秘密技术方案，不属于现有技术。专利制度的基本设计决定专利权人取得垄断性权利必须以公开自己的技术方案为代价。虽然发明创造者可以选择以商业秘密的方式来保护自己的技术、提高自己的竞争优势，但却不能排斥他人以正当合法的途径获得、使用、公开相同的技术。因此在某种技术处于保密状态的情形下，申请人就该技术申请专利的，该技术并不丧失新颖性。此外，现有技术还必须处于公众知悉的状态，仅仅是设计开发人员或其他负有保密义务的人员知悉并不会导致新颖性的丧失。

再次，现有技术的范围没有地域限制。在2008年《专利法》第三次修改之前，我国现有技术的地域范围限制因公开方式不同而有所区别：以出版方式公开的现有技术的范围是全球的，而以使用或其他方式公开的现有技术范围仅限于国内[2]。随着中外科技交流日益频繁，语言障碍逐渐消除，地域因素已经不会再对现有技术的公开产生限制作用。因此，新颖性标准是绝对的，其不会受到现有技术地域因素的影响。

（二）抵触申请

抵触申请即“任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”之所以抵触申请也会产生阻却专利申请新颖性的法律效果，是为了确保专利权的专有性，避免出现重复授权的情形。

在审查专利申请实质性要件的时候，新颖性的判断处于先决地位。正如《专利审查指南（2010）》所规定的：“一件发明专利申请是否具备创造性，只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。”这是因为，一项不具备新颖性的技术方案与现有技术无异，更遑论满足创造性要求所必须的技术高度和难度。所以，在不考虑新颖性前提的情况下，讨论技术方案的创造性是既无意义又浪费时间和精力的。在本案当中，专利复审委员会和法院虽然没有明确将新颖性认定作为一个争议焦点，但逻辑上都遵从了《指南》的要求，在审查创造性之前先审查了有关新颖性的事实——本专利申请日为2004年1月9日，优先权日为2003年7月16日；对比文件1日本特开平10-142606公开特许公报（A），公开日为1998年5月29日，对比文件2日本特开2002-365637公开特许公报（A），公开日为2002年12年18日。

 

二、创造性

 

激励理论认为，专利制度赋予发明创造人以一定期限内的垄断权，保证专利权人获得合理的经济报偿，有利于鼓励发明创造。对创造性进行保护正是激励理论得以有效运行的前提，如果不具有创造性的智力成果得到泛滥保护，则可能导致社会整体科学技术水平不高、真正的发明创造生存空间被压缩、市场竞争秩序混乱等问题的出现。因此国际条约和各国专利法都要求申请专利的技术方案具有创造性。如果说新颖性强调的是技术的“新”，要求该发明创造具有前所未有性、是现有技术中没有的，那么创造性侧重的则是技术的“难”，要求其比现有技术有实质上的差别[3]