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不具备创造性的发明专利应被宣告无效——某株式会社诉专利复审委员会发明专利无效纠纷案

来源:知识产权学术与实务研究网  作者:张日广  时间:2015-01-15  阅读数:

根据《专利法》第22条的规定,“创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。”本案涉及的是一种发明专利,故应当从以下两个方面来对其创造性进行审查。

(一)创造性的理解

1.突出的实质性特点

《专利审查指南(2010)》规定:“发明有突出的实质性特点,是指对所属技术领域的技术人员来说,发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的,则该发明是显而易见的,也就不具备突出的实质性特点。”由此可以看出,我国引入了“非显而易见性”的概念。

“非显而易见性(nonobviousness)”来源于美国1952年专利法第103条款的规定,其具体表述为“一项发明,虽然并不与本编第102条款所规定的已经有人知晓或者已经叙述的情况完全一致,但申请专利的内容与其已有的技艺之间的差异甚为微小,以致在该发明完成时对于本专业具有一般技艺的人员是显而易见的,不能取得专利。”[4]1966年,美国最高法院在Graham v. John Deero Co.案中提出了“格拉汉姆测试标准”,从现有技术范围和内容、发明与现有技术的差异、本领域的普通技术水平、相关辅助因素四个方面来帮助对显而易见性进行判断。

此后,美国法院通过数个案例对“非显而易见性”做出了进一步的阐释说明。以Teleflex Inc. and Technology Holding Company v. KSR International Co.一案为例:Teleflex公司拥有一项名为带有电子油门控制的可调踏板装置、专利号为US6,237,565 B1的发明的独占许可权利,该专利的申请日为2000年8月22日,授权公告日为2001年5月29日。KSR公司主要制造和销售踏板系统等汽车部件,1998年,KSR公司为福特公司的订单自行研发了可调节的油门踏板系统,2000年,KSR公司简单地在其设计开发的可调油门踏板上增加了一个模块化的电传感器,使之成为电控的可调油门踏板。2002年11月18日,Teleflex及附属公司Technology Holding Company起诉KSR国际公司所使用的可调踏板装置侵犯了其专利权。该案的争议焦点在于Teleflex公司将电子传感器与可调汽车踏板结合起来的做法是否具有非显而易见性:若有,则KSR公司的行为构成侵权;反之,诉争专利会因为不具有非显而易见性而丧失创造性,进而被认定为无效。在经过地区法院、联邦巡回上诉法院的不同判决之后,联邦最高法院在550 U.S.398(2007)号判决中做出了结论性的意见:“只有能够在现有技术、问题本身的属性、或者普通人员的知识中发现‘将现有技术教导结合起来的动机和建议’时,才能证明专利权利要求是显而易见的。”[5]

发展到今天,对“非显而易见性”的判断须从主体和客观两方面来思考。

首先,判断的主体标准为所属技术领域的普通技术人员。该主体并非实在的人——既不是专利局审查员,也不是科学家,而是一个法律拟制的主体。其被推定为对申请日前本领域的技术有着基本而全面的了解,能够熟练操作申请日前本领域内的实验,具有普通的推理能力,但是不具有创造力。在此种设定下,专利审查较少受到审查员因素的影响,审查标准趋于统一,创造性标准不至于过高,不会产生专利数量过少、发明创造无法得到专利法保护的后果;也不至于过低,导致专利质量低下、科技进步缓慢。

其次,“非显而易见性”既是客观问题,又体现一定的主观性。实践中是否每个申请专利权的技术方案都具有较大的创造性呢?不尽然。创造性固然是获得专利法保护的实质性要件,但由于人类认识的局限性和技术进步的有限性,科技的发展不可能如同建立空中楼阁一般丝毫不依赖现有根基,也不大可能以几何级速度突飞猛进,而总是呈现出逐渐上升的趋势。因此,要求每一个发明创造都具备前所未有性和高技术水平是存在一定难度的,现实中更多的发明创造是对已有技术的改进。改进的空间有大有小,而“非显而易见性”的判断却无固定标准,这需要在现有技术的基础上结合逻辑分析推理、实验结果来认定,所以体现一定的主观性。以上述Teleflex Inc. and Technology Holding Company v. KSR International Co.案为例,地区法院认为Teleflex公司发明专利所涉及的技术方案是该领域的普通技术人员通过结合对比文件就能很容易联想到的,因此不具有非显而易见性;而联邦巡回上诉法院则认为,不了解该技术方案的普通技术人员并没有动机将两种现有技术结合, Teleflex公司的专利具有创造性;而最终最高法院支持了地区法院的观点。正是由于对“非显而易见性”的主观理解不同导致了不同的判决结果,因此对技术知识的了解和解读至关重要。本案中,本专利涉及的是一种能够在液晶显示原件的取向处理程序中使用的摩擦装置,对比文件2公开的则是液晶取向膜的评价装置,本专利领域的普通技术人员能够从对比文件2中得到相应的技术启示,所以本专利不具有非显而易见性。

2.显著的进步

《专利审查指南》规定:“发明有显著的进步,是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如,发明克服了现有技术中存在的缺点和不足,或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案,或者代表某种新的技术发展趋势。”具有突出实质性特点的技术方案不一定能带来相关技术领域的进步,而具有显著进步性的技术又可能只是现有技术的重新组合,突出的实质性特点和显著的进步是判断一个技术方案是否具备创造性时都应当考量的因素,前者主要体现了创造性对技术难度的要求,而后者主要从技术的有益性上来阐释创造性。

结合本案来对创造性进行进一步理解。对比文件1公开了一种液晶显示装置的制造装置,本专利要求保护一种摩擦装置,实际所要解决的是用线性马达对平台进行直线形驱动,消除由于采用滚珠螺纹等结构产生的问题,并且由配置在固定部上的多个磁铁和配置在可动部上的线圈产生驱动所需的磁力,所要解决的技术问题与对比文件1并无实质区别,并未提供不同技术方案,也没有体现某种新的技术发展趋势。

(二)创造性的认定方式

我国采纳了欧洲专利局审查专利的“三步法”,其判断方法主要涉及确定最接近的现有技术、确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见,各个步骤之间存在着逻辑上的递进关系。

1. 确定最接近的现有技术

《专利审查指南(2010)》中规定:“一件发明专利申请是否具备创造性,只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。”创造性判断离不开涉案技术方案与现有技术方案的对比,即将专利申请文件中的权利要求和说明书记载的内容与对比文件进行比较,看新的技术方案是否达到了获得授权所须具备的水平。也就是说,对比文件将作为最接近的现有技术在创造性判断的过程中起到一定的参考标准作用,直接影响了涉案技术方案是否具有新颖性。但是对比文件的选择和使用并不是随心所欲、毫无规则的,从细处看,本案涉及以下两个问题。

首先是相关技术领域的确定。《专利法》并未给出“技术领域”的明确定义,但《指南》第二部分第二章2.2.2中做出如下界定:“发明或实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域,而不是上位的或者相邻的技术领域,也不是发明或实用新型本身。”以一种实用新型“应用于凸版或凹版印刷机上的能对承印材料正反面加热的风箱”为例,其所属的技术领域既不应写成“印刷器械”——因为这是较上位的技术领域,也不应写成该实用新型本身。对比文件所确定的最接近的现有技术同样应当符合上述要求。它既可以是与涉案技术方案所属技术领域相同的,也可以是与涉案技术领域不同、但能够实现涉案技术方案功能并且公开的技术特征最多的现有技术。

其次是对比文件能否结合使用。对于新颖性的判断,我国秉承的是单独对比原则,不能将多份对比文件结合来认定某个技术方案是否是现有技术。而创造性对技术水平要求较高,一份对比文件可能无法评述涉案技术方案的内容,因此可以将一份或多份对比文件中的不同技术内容相互结合来评述涉案技术方案的创造性。

在本案中,本专利要求保护一种摩擦装置以及使用该摩擦装置制造的液晶显示元件,对比文件1公开了一种液晶显示装置的制造装置,对比文件2公开了一种液晶取向膜的评价装置,法院结合两份对比文件来认定本专利要求的创造性并无不妥。且对比文件1、2涉及液晶显示技术或液晶取向膜技术,与本专利权利要求的技术领域相关,所以能够用来证明最接近的现有技术。

2. 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

《专利审查指南(2010)》要求在确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题时“首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。”在本案当中,本专利要求1中的特征之三为区别特征:“载置形成有取向膜的液晶显示元件基板的平台在利用磁力的推力而使可动部移动的机构的线性马达驱动下作直线形移动,磁力由直线形地配置在固定部上的多个磁铁和配置在可动部上的线圈产生”。从该区别特征可以看出,本专利意图改进液晶显示元件的驱动,但该技术却与对比文件2所要解决技术问题没有实质差异。因此,单从这一方面来看,本专利的创造性存在一定的质疑空间。

3. 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

创造性是专利授权和无效审查的重点,而本领域技术人员是否能获得技术启示、专利技术是否具有非显而易见性则是创造性认定的重中之重。技术启示体现了涉案技术与现有技术之间的关联性,本领域的技术人员无需通过创造性劳动就可以轻易获得,因此其有可能阻却创造性的成立。公知常识是现有技术启示的一种典型形态。根据《专利审查指南(2010)》的规定,如果区别技术特征为公知常识,如本领域的惯用手段、教科书或工具书所披露的技术升段等,那么可以认定现有技术中存在技术启示。

对本案进行仔细分析可以发现,本专利权利要求1中的特征之一、之二已经被对比文件1公开,而在特征之三描述的装置中,虽然有个别配件的位置、属性与对比文件2略有差异——如对比文件2的线性电机中的永久磁石配置在可动部,电磁石和线绕电位器是配置在固定部,而本专利权利要求1的特征之三所述的磁铁是配置在固定部,线圈是配置在可动部——

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