历史与动因：商业方法软件专利保护分析

摘要：

研究商业方法和计算机软件的可专利性，以及两者的结合——商业方法+计算机软件是怎样经历了先排除后进入专利保护范围的历史发展过程对我国采取相应对策有着重要意义。美国是专利大国，也是软件大国，又是互联网的发源地，商业方法软件的专利保护最初也是从美国发起的。本文从美国对商业方法软件专利保护的历史发展讨论其演变过程中的价值取向，得出结论：美国在立法层面从没有改变专利保护的范围，更多的是从美国产业政策的考虑在专利审查指南以及判例法中对专利保护范围做出新的诠释和理解，从而使其专利保护紧密配合美国的市场需要。本文也对中国在商业方法软件专利保护的现行规定和实践做出了分析。

主题词：商业方法    计算机软件      专利

引言

笔者曾在2002年专门对商业方法和计算机软件以及两者的结合――商业方法软件[2]的专利保护问题进行过讨论,特别针对当时美、欧、日在这一问题上的立场和价值取向进行了比较[3]。当时在国际上，对商业方法软件的专利保护的讨论可谓达到白热化，而在专利申请的实践中更是形成了一股飓风，成千上万件有关商业方法软件的专利被美国专利商标局授权，欧洲专利局和日本专利局受理的这类专利申请每年也在成倍的增长，除了企业高涨的申请热情外，美欧日三方专利局也在审查指南的修订以及审查员和申请人的培训上异常活跃。台湾的跟进也非常积极，无论是政府还是民间都积极应对这种国际形势。相比而言，中国国内的反映比较消极，企业对商业方法的专利申请尚处在无知状态，专利局的审查指南和政策也没有针对性的反映，专利代理服务机构多是在忙着为外国的申请进行代理。

随着2002年底、2003年初中国专利局对两件美国花旗银行商业方法专利的先后授权[4]（实际上在非银行界的申请人中已有许多有关电子商务方法的专利申请被授权），一时引起了媒体和知识产权业界的重视和一定范围内的讨论，我国的银行界也开始关注专利以及知识产权问题，在各商业银行的中也有一定的专利申请，但是，这些申请多是围绕着钞票清点设备、防盗设备、钞票印制、捆钞装订、钞票识别防伪技术等办公器材硬件设备展开的，涉及到商业方法的软件专利不多，而国外银行以及网络公司在中国申请的有关电子商务方法的专利已经覆盖了中国金融业的基础服务。

尽管美国花旗银行在中国申请了30多项专利[5]中仅有两项获得专利授权，但这两项授权专利所覆盖的保护范围之大已经将中国现有的与电子支付有关的银行业务，证券、保险等都纳入其中。时至今天，这两项专利仍然像定时炸弹一样埋伏在中国的金融市场，时刻威胁着中国的金融业。本文无意涉及花期银行这两项专利的法律状态，但期望透过下面的分析，探讨美国在商业方法软件专利保护的发展历史，进而对我国制定相关政策提供参考意见。

在美国的专利历史上，授予财务和商业管理相关的专利权最早可以追溯到1799年由Perkins先生发明的“Detecting Counterfeit Notes”，但是目前已没有详细的文献记录了[6]。被详细记录下的第一件与财务有关的专利是1815年John Kneass的“一种防止伪造的打印方法专利”。在美国专利局成立的前50年，一共授予了41件与金融和管理有关的专利[7]，尽管这些专利以产品、设备和方法为主，其中也不乏有单纯商业方法变相申请的漏网之鱼，只是当时没有发生诉讼，也就没有考查的必要。有些文章提到涉及到商业方法专利的诉讼案例可以追溯到1893年的The United Credit System Co. Vs. American Indemnity Co. 一案[8]，该案中法官确立了基于直接的商业经营方法的概念是不能获得专利的。而通常认为1908年Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.一案[9]是确认商业方法专利保护原则的里程碑案件，在该案中，美国联邦巡回上诉法院第二巡回庭正式确立了商业方法在专利保护上的除外原则（genesis of business method exception.）[10]，这个原则曾被以后许多案件所引用。需要说明的是，法院在本案中并不是以原告的专利系属“商业方法”为由而宣布其无效，而是以“在先技术”（Prior art）使该专利不具备创造性为由将其撤销，然后再进一步给出如下的表述：从含义上看，对业务往来的系统，既使用最广义的解释也无法在脱离实际执行的步骤之外构成“技术”，所以单纯的商业方法不能被授予专利。这就是所谓的“商业方法除外原则”的具体含义。

法官创设的这一理论是基于美国专利法第101条（美国法典第35部分第101条（35 U.S.A. § 101）规定得出的，该条规定：凡发明或发现任何新颖而适用的工序（process）、机器（machine）、制造品（manufacture）、物质的组分（composition of matter），或其上述各项新颖而适用的改进，可以按照本法所规定的条件和要求取得专利权[11]。法官认为商业方法不能落在“工序、机器、制造品和物质的组分”的范围内，从而不属于一种技术（arts），在这里需提及的是，美国1952年专利法修改时将原来使用的“技艺”（arts）一词改为“工序”（process），但无论怎样称呼，他们都应属于技术的范畴。而在Hotel Security案件中，申请专利的主题是单纯的商业方法，法院认为无论如何这也不能属于“技术”范畴。

从此，对于商业方法的专利申请基本上是按照这样的原则被排除在专利保护之外。这一结论在其后的一系列案例中被得到认可和遵循，虽然不乏有左右摇摆的案例发生，但基本没有引起震动。直到在1998年的State Street Bank & Trust Co. Vs. Singeture Financial Group, Inc (Feb.Cir, 1998)[12] 一案的发生，彻底的宣告了在专利保护上“商业方法除外原则”的死亡。法官在此案中确定了商业方法应当与其他行业的专利申请平等的原则。至此商业方法专利保护的大门彻底开放。

那么，什么是商业方法专利呢？虽然目前还没有一个十分明确的定义，但我们可以从美国众议院议员Rick·Boucher 和Howard·Berman提出的《2000年商业方法专利促进法》的提案中[13]