商标法第三次修改重大问题研究

而商标无效宣告则主要针对不具备商标构成要件而获得注册的情形，即商标标志本身不适格的行为，与商标撤销旨在防止商标非法、不正当使用的初衷迥异。商标局可以依职权宣告商标无效，任何人也可请求商标评审委员会宣告商标注册无效。其主要适用以下情形：（1）违反商标法规定以禁用标志注册；（2）违反商标法规定以不具备显著性特征的标志注册；（3）违反商标法规定以不能作为立体商标的标志注册；（4）违反诚实信用原则，以欺骗手段注册抢注他人商标获得注册的，权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该商标注册无效；（5）将地理标志注册为普通商标的，地理标志所有人可以通过该条款请求商标评审委员会宣告该商标注册无效。

关于商标无效宣告的请求期限，现行商标法只规定恶意注册的驰名商标的所有人不受5年期限的限制。鉴于恶意注册与抢注现象日益增多的现实，应规定所有恶意注册的情形都不应当受到5年的时间限制，将扩大到所有恶意注册行为，以降低抢注人逃避惩罚而获利的激励，减少非法恶意抢注行为。

需要注意的是，商标无效宣告的救济应以简化程序及提高程序效率出发，当事人不服宣告商标注册无效裁定，向人民法院起诉的，以评审裁定的对方当事人为诉讼的对方当事人，适用民事诉讼程序办理，而不再以商标评审委员会为被告，适用行政诉讼程序。因为根据无效的民事纠纷属性，商标评审委员会的性质为居中裁决的准司法机构，同时为切实保障商标确权案件有关当事人的权益，这也将在较大程度上改变商标评审委员会作为行政机关疲于应诉的局面。

（三）行政处理与司法保护协调问题

商标法与专利法、著作权法等知识产权专门法一样，在商标权的保护方面实行行政处理与司法保护的“两条途径、协调处理”机制。作为中国特色，我国对知识产权的司法、行政保护双轨制，作用巨大。

多年的实践表明，对权利人来说，行政保护较之司法保护，方便而成本低、快捷而有力，因此，就权利人选择而言，其大多倾向于行政保护。据统计，现实中商标权的行政保护是司法保护的数倍，部分地区以至于十倍。可以说，商标权的行政保护发挥了其应有作用。但由于无相应的程序规定，任何人都可以随意启动行政保护，而工商行政执法因缺乏诸如立案、调查、取证、查封、鉴定等应有的规范，这为恶意举报、打压竞争对手等提供了便利；也常常使工商行政执法部门陷入被动的局面。这导致行政保护程序被滥用，恶意举报等屡见不鲜。在某种意义上，行政保护的过度利用不仅不利于真正权利人的权利保护，反而有损合法经营者与真正权利人利益。

而另一方面，根据商标法的规定和知识产权司法保护原理，在进行行政处罚后，权利人仍然能够通过提起民事赔偿诉讼的形式要求保护自己的商标权。原因在于，民事责任和行政责任并行不悖。在上述情况下，被侵权人仍然有权提起民事赔偿要求，包括民事赔偿诉讼。因为民事赔偿责任产生的前提是受害人受到侵害并造成损失，而不是是否给予了其他法律制裁。现实中存在的问题则是，民事赔偿因为处罚在先而不能得到保障的现象并非少见。

从上述分析可见，颇具中国特色的司法、行政保护双轨制的现状凸显了其两难困境。一方面，行政保护被滥用，恶意举报而损害竞争对手及合法经营者的利益；另一方面，行政保护的过度介入而使民事司法保护处于无法实现之境地。因此，合理界定行政保护尤为必要。

其中，最重要的是增加案件投诉要件规定，以对滥用行政保护行为有所约束。可规定向工商行政管理部门投诉或者举报的，应当写明涉嫌侵权人名称、地址和涉嫌侵权事实，并附相关证据材料（涉嫌侵权实物或者照片）。特别应明确请求工商行政管理部门处理的，应当附送的材料要求：（1）商标权利证明；（2）具体请求事项；（3）嫌侵犯商标权人名称、地址；（4）涉嫌侵犯商标权行为证据和其他相关证据材料。增加投诉要件规定的主要如下：

第一，商标纠纷主要是民事纠纷，民事优先，工商行政执法部门不宜介入太深，否则易为他人恶意利用公权力，浪费有限的执法资源。所以，应从民事权益角度出发，突出利害关系人的自我保护意识和打击侵权的主观能动性。

第二，因侵权案件立案过于简单，导致无效投诉、恶意举报时有发生，使执法机关为一个电话、一封举报信疲于奔命，浪费执法资源，执法效益较低。

第三，一些商标当事人特别是外商利用中国政府保护知识产权的决心，不遵守我国法律相关程序规定，不履行作为权利人的应尽义务，甚至提出无理要求。上述规定将有助于我国在实现国际义务的同时，更好地维护自身利益。

除完善启动行政保护程序应提供的书件与证据材料的规定外，其次，行政保护涉及查封当事人财产的应建立财产保全与行为保全制度。现行商标法仅仅规定人民法院可以要求当事人提供担保，进行行为保全与财产保全，而对行政执法并没规定。因此，可规定，工商行政执法中，当事人要求查封对方当事人货物的，应要求相关当事人提供担保，以避免对方当事人损失，也防止执法机关陷于被动。

此外，在商标权行政保护中也应完善鉴定制度，特别是鉴定主体及其法律责任与权利人出具的证据效力问题。商标注册人或者其委托鉴定人、商标许可使用人，可以对假冒注册商标进行鉴定；出具鉴定结论的机构或者个人，应当对其鉴定结论承担相应法律责任；同一案件多种鉴定结论不一致的，应当采信商标注册人或者其许可使用人提供的合法鉴定结论。

明确商标侵权行为的鉴定机构以及权利人出具的证据效力问题对行政执法非常重要。专利、版权都指定了鉴定机构。但因商标侵权鉴定有其特殊性，不能完全比照专利法与著作权法的做法，，而应以权利人鉴定为准。同时，我们认为，对当事人提交证据及合法证明材料应设定失权制度，以督促权利人维护权利，也有利于及时、有效定分止争。可规定为：“对涉案当事人或商标权人提供合法证明材料应确定一定期限，超期限未提供证据或证据无效的，工商机关不予立案。”有观点认为，证据提交设定期限的证据失权制度属于为办案细节，可由条例规定，而不应规定在商标法中。这种观点值得商榷。因为证据的提交及其效力涉及到鉴定与商标权行政保护的正常启动与有效运行的关键。因此，应在商标法中予以明确规定为宜。

（四）有关诉讼程序的完善

1．诉讼模式改革

在商标评审委员会作出裁决的案件中，根据Trips协议的精神，需要为当事人提供司法复审的机会。依现行商标法之规定，在有关的诉讼案件中，商标评审委员是以被告的面孔出现的，诉讼的性质是行政诉讼。在现行模式下，商标评审委员将面对越来越多的行政诉讼案件，从而疲于应付。

如果按照前述修改思路，异议由商标评审委员直接受理，商标评审委员的工作量无疑会大大增多。改革诉讼模式，使商标评审委员从诉讼中解脱，有利于其集中精力审理有关案件和处理商标事务。

理论上，不服异议裁定与不服宣告注册商标无效裁定涉及系民事争议与行政争议交叉案件，且本质乃为根本上解决民事纠纷与争议；而不服商标评审委员会驳回复审裁定的案件，则仅仅就驳回这一具体行政行为的合法性的争议，本质上仅仅存在行政争议而无直接民事纠纷。这对裁定涉及法律关系的厘清，有利于诉讼客体的类型化，进而完善其诉讼程序。

基于以上分析，笔者建议区分不同情形，将不服商标评审委员会裁定的诉讼关系分为有双方当事人的案件（如不服异议裁定、宣告注册商标无效裁定）与仅有一方当事人的案件（如不服商标评审委员会驳回复审决定），分别适用民事诉讼程序与行政诉讼程序。

因为当事人不服宣告商标注册无效裁定，向人民法院起诉的，以评审裁定的对方当事人为诉讼的对方当事人，根据无效的民事纠纷属性，商标评审委员会的性质为居中裁决的准司法机构，适用民事诉讼程序办理，而不再以商标评审委员会为被告，适用行政诉讼程序。

2．诉前禁令保护问题

现行商标法第57条规定了诉前禁令保护问题，但规定非常简单。事实上，诉前禁令尽管对商标权的保护具有立竿见影的效果，但易对被指控侵权人利益千万极大影响。一旦商标侵权指控最终不成立，那么有可能使被指控侵权的被告合法权益造成极大的难以弥补的损失。为此，也需要对该程序的适用给予严格限制，防止诉前禁令被滥用。

从立法修改角度看，应明确适用的条件，并进一步限定；同时可以有选择性地吸收最高人民法院《关于诉前停止侵犯注册商标专用权和保全证据适用法律问题的解释》有关规定（如第5条等），但应明确要求实施诉前禁令而提供担保的计算方法或标准（目前通说认为行为保全申请人所提供的担保以其主债权为限，因此，在恶意保全情形下，如果以较低的侵权请求但申请禁令则可能给被指控者合法权益带来极大损害），以保证一旦存在禁令申请错误、有瑕疵或恶意申请禁令，则可以提供的担保在一定程度上弥补被指控侵权方的合法权益。

 

四、商标权保护的若干问题

 

（一）驰名商标保护

驰名商标保护是商标法的重要内容，也是当前商标权保护的重点。现行商标法在第13条、第14条、第41条等条款从国外未注册驰名商标注册保护、中国驰名商标跨类扩大保护、驰名商标认定、注册商标争议裁定等方面进行了规范。

在商标实践中，驰名商标保护则存在以下问题：（1）在驰名商标认定方面，行政认定与司法个案认定两条途径进行，一些地区为了使本地驰名商标数量实现“飞跃”，不惜动用政府行政资源和经费展开驰名商标认定攻势，有的地方对被认定为驰名商标的企业实行几百万元奖励的政策，导致在认定驰名商标方面存在一些不规范行为，或者变相地演变为一种政府行为，这不但不利于维护公平竞争，还会损害市场的公平竞争秩序，悖离了商标法保护驰名商标的初衷。在司法个案认定方面，一些商标权人为了达到认定驰名商标的目的而不惜制造假被告，或者为了恶意制止竞争对手而先行制造这种“驰名商标被保护记录”的“侵权案件”，严重扭曲了驰名商标保护的本意，给竞争对手和公众造成了严重不公，也严重亵渎了国家司法制度。（2）认定标准的不统一，认定机构的分散。全国数百个中级人民法院都可以认定驰名商标，考虑到商标法对驰名商标认定仅仅规定五个极为原则的因素，则极不利于认定标准的统一；而且，法院在合同纠纷、域名、名称纠纷等个案中，法院都认定驰名商标，这使得出现名牌满天飞的局面，造成驰名商标的驰名度备受质疑，也损害我国名牌战略的实施。（3）获得驰名商标的企业将“中国驰名商标”作为一种广告或变相广告的行为进行商业宣传。这种现象可谓司空见惯，但笔者认为是不符合驰名商标保护制度的、对竞争对手极不公平的行为。驰名商标本身具有客观性，评判标准应交给消费者，不能被其拥有人当成广告宣传手段。

我们认为，以上驰名商标保护存在问题的核心在于：何谓驰名商标，驰名到何程度可作为驰名商标保护？对实行跨类保护的驰名商标，跨到何程度为宜？换言之，即为如何统一驰名商标认定机构和认定标准是影响其保护的关键问题。实际上，以驰名商标作为广告变相宣传也涉及到公平竞争的问题，而是否应禁止驰名商标作广告亦是社会广泛关注的难题。

针对这些问题，笔者建议可在以下方面予以完善：

第一，在商标法中原则性规定驰名商标行政认定条件和程序，综合确立驰名商标认定条件中各因素考量比例或衡量标准，在认定条件中强化消费者及相关公众知晓程度的调查结果权重，弱化广告及作为驰名商标受保护因素。就驰名商标行政认定程序而言，应建立认定专家库、专家遴选制度以及认定信息公开制度，以充分的公开与公正为认定程序架构的目标。

第二，增加司法认定内容，并对司法认定严格限定适用范围和程序，以避免造假事件的蔓延。一方面，提高受理和认定驰名商标法院的级别，或者规定由专门的法院管理；另一方面，应限定法院个案司法认定驰名商标时的案件类型，可规定仅仅就域名、名称等明显权利冲突的个案可适用司法认定，其他类型纠纷案件中则不宜予以认定驰名商标。

第三，规范驰名商标的使用，禁止以驰名商标做商业性广告。在效力上应区分司法认定与行政认定的不同驰名商标，应弱化司法认定驰名商标的效力，使其仅仅对个案有效，而不能标记于产品或服务之上，不能用于广告宣传，以降低司法认定的制度激励。

第四，建立全国统一联网的驰名商标不良信用记录体系。对于广告宣传等不正当竞争的驰名商标，由商标局将其淘汰出驰名商标，以保证驰名商标信用。因为理论上驰名商标不应只能增加而不减少，建立动态的驰名商标制度，将较好地实现对驰名商标的保护。

另外，针对驰名商标的扩大跨类（扩大）保护问题，补充规定界定扩大保护的认定标准和条件、需要考虑的因素，并原则性或列举性地规定扩大保护的例外情形，以避免驰名商标权人在特定情形下滥用权利损害其他竞争对手或非竞争对手的合法权益。例如，驰名商标与在先字号的冲突中即可能存在这种情况。

（二）商标侵权范围规定的完善

关于商标侵权行为，现行商标法是以列举的方式进行规定的，商标法实施条例第50条补充了商标法第52条第5项。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》进一步对该项做了扩大解释：下列行为属于商标法第52条第5项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（1）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；（2）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；（3）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。笔者主张，在修改商标法时对上述条例和司法解释规定的内容进行系统梳理，并保留最后一项“给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”，以增强商标法的适应性。因为随着社会经济的发展，商标使用形式还会有新的方式，加之今后可能会给予音响商标、味觉商标等商标客体以法律保护，必然出现不同于目前侵权形式的新的侵权表现形式，保留“其他损害”兜底条款，可以给予执法机关判定侵权性质的弹性，依法及时制止各种形式的商标侵权行为。

值得探讨的另一个问题是，商标法修改时是否应规定“反向混淆”问题。所谓反向混淆，按照有的学者的解释，是指一些知名度大的公司使用小公司的商标，通过广告营销对市场进行狂轰滥炸，消费者通常不会将大公司商标与小公司商标相混淆，但却可能认为小公司是大公司的子公司，小公司因而不能再自主使用自己的商标。在国外，美国的“梦工场案”是反向混淆的典型案例。与商标法规制的传统的混淆不同之处在于，它关心的不是在后商标是否会盗用在先商标的声誉，而是与在先商标交往的顾客是否会误以为他们是在与在后商标打交道。如在上述反向混淆案件中，法院关心的是在后商标的强度，特别是在后商标是否会吞噬不够有名的在先商标。^{[5]（P145）}

在我国，已有个别涉及反向混淆的既判案例，但未引起人们重视。特别是当在后的商标是驰名商标时，人们在心理上和情感上关心的只是知名度不够的在先商标是否对驰名商标构成混淆或其他侵害，而决不会想到在后的驰名商标对在先的不够驰名的相同商标的淹没，使在先的商标权人失去了独立发展的空间和机会。事实上，商标法对所有商标注册人是实行平等保护的——尽管是驰名商标所有人享有一些扩大保护的“特权”，在行使商标权方面与其他商标不应有任何特殊例外。假设与某注册在先商标甲相同（或近似）的某注册在后的驰名商标乙是在侵犯甲的商标权基础上逐渐知名的（如本来两者生产、销售的产品属于不同类别，但乙从一开始就在甲所在的类别生产、销售），在这种情况下，按照通常的禁止混淆规定以及商标法禁止攀附他人商标声誉方面的规定和精神，表面上看起来难以判定乙侵犯甲的商标权，从心理上看法官似乎也难以接受“驰名商标权人侵犯非驰名商标权”的结果。但事实上，按照商标法第52条规定，这种行为仍然是典型的商标侵权行为。这类现象没有引起人们的重视，事实上对在先的知名度小的相同商标权人是很不公平的，因为市场经济主体享有平等的受法律保护地位，在商标法中也不应留下任何口子。如果对这种情况不予以规制，就会严重破坏商标法的秩序价值，动摇商标法保护的根基——禁止在相同或类似商品上擅自使用与商标权人相同或近似的商标。