专利法第三次修改述评（中）

2000年《专利法》第27条规定， 申请外观设计专利的，应当提交请求书以及该外观设计的图片或者照片等文件，并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别。2009年《专利法》则将该条修改为：“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件”。同时增加一款作为第2款：“申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。”

上述修改涉及到两个方面的问题：一是在提交文件的要求上，强调了“对该外观设计的简要说明等文件”；二是在申请人提交有关图片或者照片的要求上，“应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计”。

第一个修改表明，对外观设计的简要说明尽管属于文字性内容，不能展示外观设计保护的部位与特点，但对于明确外观设计的保护范围仍具有非常重要的意义。简要说明是对外观设计图片或照片中没有表达的部分或者其他内容进行文字性补充阐明，旨在便于理解外观设计专利保护的内涵，因而能够起到解释、限定和说明的作用。在外观设计专利实践中，简要说明通常是对外观设计产品的设计要点、省略视图、请求保护色彩等情况作出简要的阐述。在2009年《专利法》第27条第1款中，不再保留“应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别”。实际上，这一内容在上述简要说明中一般会要体现。第二个修改表明，由于外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，申请人提交有关图片或者照片，应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计，以免在发生外观设计专利纠纷时，因权利保护范围模糊而影响对侵权的判断。

2．关联外观设计专利申请

2000年《专利法》第31条第1款规定：“ 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”；第2款规定：“一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出”。2009年《专利法》则将上述第2款修改为：“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出”。这一修改的主要特点是允许关联外观设计合案提出外观设计专利申请。

上述修改也是针对实践中关联外观设计专利申请存在的困境而在立法上作出的回应。

在中国外观设计专利申请实践中，经常出现这样的情况：一个设计人有了一个基本的创新设计方案后，围绕该方案设计又提出了很多相似的设计方案。从设计人的角度来说，他当然希望其基本的创新方案和关联设计都能够获得专利权的保护，以免被控侵权人将获得专利的外观设计稍微修改程不同的外观设计后避免侵权之诉。2009年《专利法》以前，设计人的这一愿望则存在法律障碍，因为如果他就这些相似的关联外观设计分别提出专利申请，则因不符合禁止重复授权的原则[23] 而不能都获得专利权。但如果设计人在一份专利申请中要求保护这些相似的外观设计，那么又会因不符合2000年《专利法》第31条第2款规定的单一性原则而不被驳回。为了克服上述障碍，2009年《专利法》引进了关联外观设计专利申请原则。这一修改，大大便利了关联外观设计设计人申请外观设计，避免竞争对手在对现有基本设计进行修正后轻而易举第绕开外观设计专利权的保护范围，从而有利于充分地保护外观设计专利权人的合法权益。正如在本次专利法修改过程中有学者提出应规定关联外观设计专利申请制度所指出的一样：这种制度主要涉及两个方面的需要：一是从企业产品开发角度，往往对一个系列开发多种具体产品，以适应不同消费群体需要，而相同系列的不同产品之间往往构成近似；二是从防止仿冒侵权角度，引入关联申请制度，可以对外观设计专利产品构筑北比较大的保护范围，防止稍作变化的仿冒行为。[24]

五、专利权的终止与无效

这部分2009年《专利法》对2000年《专利法》修改的地方很少。涉及的变化如下：

将第47条第2款修改为：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”；第3款修改为：“依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还”。

上述修改中，其中第3款内容没有实质变化，只是在文字表述上较2000年《专利法》的规定精炼一些。修改后的该款虽然没有明确返还与被返还的主体，但从第2款及该款中可以很清楚地推断出来，本着立法文字表述精炼的原则，2009年《专利法》遂作出了以上修改。

上述修改中，第2款尽管只涉及到个个别术语的变化，即将原来的“裁定”改为“调解书”，但这一修改的价值很大，并且在理论上也具有重要意义。以下仅对该条款修改的问题加以探讨。

上述专利侵权判决，是指中国的人民法院对专利民事侵权案件，根据查明的事实，对当事人之间的专利民事争议所作出的具有法律上的约束力的决定。在中国，包括专利侵权在内的民事判决，适用的基本原则是以事实为根据，以法律为准绳。它主要是针对案件的实体问题进行裁断。民事裁定则不同，它是中国的人民法院在审理民事案件中，为实现审判工作的目的而对民事诉讼程序方面的问题所作出的判定与裁断。根据中国《民事诉讼法》的规定，裁定的情形有驳回起诉、不予受理、管辖异议、财产保全、中止诉讼等。就专利侵权民事裁定而言，这些也都是适用民事裁定的形式。

关于宣告专利权无效决定的追溯力问是否适用于人民法院作出的民事裁定，在中国有不同看法。在中国最高人民法院一位领导的讲话中曾明确指出，专利法第47条中所说的“裁定”，应当包括诉前停止侵犯专利权行为、财产保全、证据保全等裁定。[25] 国家知识产权局条法司撰写的《新专利法详解》则指出：人民法院和专利管理机关审判、处理专利侵权纠纷，责令被告承担侵权责任，是以所涉及的专利权是有效的专利权为前提条件，根据事实和证据所作出的。由于专利权的无效可以在授权后的任何时间提起，因此可能在专利侵权纠纷判决或者处理决定执行完毕后很长时间以后专利权才被宣告无效。如果承认宣告无效具有追溯力，将增加双方当事人的诉累，影响经济秩序的稳定。因此本款明确规定，宣告专利权无效的决定对已经执行的法院侵权判决和专利管理机关侵权调解处理决定不具有追溯力。[26] 从概述作者的阐述看，应当是主张宣告专利权无效决定的追溯力不适用于人民法院作出的民事裁定。

宣告专利权无效决定的追溯力应不适用于人民法院作出的民事裁定，这可以从民事诉讼裁定的本意作出理解。以财产保全为例，中国《民事诉讼法》要求原告在提起财产保全申请时，应提供担保。根据《民事诉讼法》第96条规定，如果申请有误，申请人还应赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失。中国最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第13条则规定，申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的，被申请人可以向由管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在专利权人或利害关系人提起的专利侵权诉讼中提起损害赔偿的要求，人民法院可以一并处理。由此可见，在原告申请裁定有误，给被告造成损害时，原告须承担损害赔偿责任。从理论上说，即使该裁定已经执行，亦应当具有追溯力。实际上，法律要求请求人在申请裁定措施时提供一定的担保，主要目的就是为了万一申请有误而给对方造成损害时能够保障给对方以赔偿，否则担保将失去其应有的意义。基于此，2000年《专利法》第47条第