商业方法软件专利保护:美国的实践及其启示

    《专利法》并没有对什么是“智力活动的规则和方法”进行明确的解释,而《专利审查指南》(2001年版)给出了审查标准,即对“涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请”的审查原则是:“(1)如果一项发明仅仅涉及智力活动的规则和方法,亦即智力活动的规则和方法本身,则不应当被授予专利权。(2)如果一项发明就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,但是发明的一部分属于智力活动的规则和方法,则不应当完全排除其获得专利权的可能性,需要具体分析,按下述两种情况区别对待:1)如果发明对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分,则应将该发明视为智力活动的规则和方法,不授予其专利权;2)如果发明对于现有技术的贡献不在于或不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分,则不能依据专利法第25条第1款第2项拒绝授予其专利权。”《专利审查指南》还采用了列举的方式,给出了属于“智力活动的规则和方法本身”的例子,其中涉及商业方法方面的例子有:组织、生产、商业实施和经济管理等的方法及制度;计算机的语言及计算规则;计算机程序本身。

    从《专利审查指南》的上述规定可以看出,关键是如何理解“智力活动的规则和方法本身”。“本身”两个字并没有出现在《专利法》第25条第1款第2项中。尽管上述规定中列举了一些例子,但是没有直接提到商业方法的明确定义,仍然需要审查员根据个案,对涉及商业方法的专利申请进行个别判断。

    涉及商业方法的专利申请一般可以分成两类:一类是完全由人的安排实现的经营方法,也称为纯粹的或者单纯的商业方法,如超市的购物方法、货物摆放的方法等;另一类是随着计算机或网络等自动化手段实现的电子商务方法,如电子售票、在线购物方法等。对纯粹的或者单纯的商业方法专利申请来说,在其实施的过程中,它不是用来解决技术问题的,也没有采用任何技术手段,更没有获得任何技术效果,因而它不满足“为解决技术问题,采用技术手段并获得技术效果”的发明专利审查基本原则(即三要素判断法),被认定是“智力活动的规则和方法本身”,