商标间接侵权研究
来源：知识产权学术与实务研究网 作者：王迁 时间：2009-07-24 阅读数:
1984年，美国最高法院在William R. Warner v. Eli Lilly案判决60年之后，在Ives Laboratories, Inc. v. Inwood Laboratories, Inc. 案中再一次陈述了商标“间接侵权”的规则。强调药品的商业外观如果具有“功能性”，就不能作为商标受到保护，仿制者如果故意引诱他人实施商标侵权，仍然要作为间接侵权者承担责任，但商标权人必须对此予以举证证明。
该案的基本事实背景和上述几个案例很相似：原告Ives公司制造享有专利的处方药抗栓丸，并注册了商标Cyclospasmo。在其专利保护期届满之后，被告不但仿制这种药品，还使用了相同颜色的胶囊，同时在向药剂师寄送的产品目录中列出了自己仿制药品的价格与原告药品的价格，以示自己的药品便宜。而一些药剂师将被告的仿制药品装在自己的容器中、贴上原告的Cyclospasmo商标加以销售。原告依据美国《商标法》提起诉讼，首先认为被告故意使用与之相似的药品商业外观会会导致消费者对药品的来源产生误认，其次认为被告使用相似商业外观和发送价格比较广告的行为还意在诱使药剂师实施商标侵权行为，即构成“间接侵权”。[51]
对于原告的第一个诉讼请求，关键在于原告药品的商业外观是否具有“功能性”，因为只有“非功能性”的商业外观才可能因具有“显著性”而作为非注册商标受到保护。被告对该商业外观的使用才可能构成“直接侵权”。对此，最高法院支持地区法院的认定，即原告药品的颜色对于患者和医生而言是“功能性”的，其原因在于许多老年患者是以药品的颜色来识别其治疗效果的。一些患者将不同的药物混放在一个容器中，并根据颜色区分不同的药物。[52]在这种情况下，药品颜色起到的作用并非区分来源于不同制药公司的同一类药品，而是区别不同种类的药品。换言之，对于抗栓丸而言，其蓝白相间的颜色是用于识别产品本身而非识别产品来源的，本身不具有“显著性”。这样，这种颜色就具有了“功能性”，不能作为未注册商标受到保护。因此，被告将药品制成与原告药品相同的颜色并不构成侵权。
对于原告提出的被告实施了“间接侵权”行为的指称，最高法院重申了60年前William R. Warner v. Eli Lilly案所确立的基本原则，即直接侵权者之外的人也可能承担商标侵权责任。最高法院指出：
“商标侵权责任可以扩展到实际错贴标签的人之外。即使生产者没有在销售链上直接控制他人，在某些情况下它也要为他们的侵权活动承担责任。因此，如果制造者或销售者故意引诱他人侵犯商标权，或者如果其知道或有理由知道他人正在实施商标侵权而继续向其提供产品，则生产者或销售者对这种欺骗所造成的损害要承担责任。”[53]
在本案中，那些将被告药品贴上原告商标出售的药剂师无疑直接侵犯了原告的商标权。而被告并没有实施同样的行为，而且由于原告药品的商业外观具有“功能性”，被告使用同样的外观也不构成“直接侵权”。这样，被告是否要为药剂师的商标侵权行为承担责任就取决于其是否故意引诱药剂师实施侵权行为，以及在知晓药剂师正在实施侵权之后，是否继续向其提供药品。
法院发现：被告的销售代表从未亲自拜访过药剂师，不可能以任何明示或暗示的语言引诱或促使药剂师将被告生产的药品贴上原告的商标出售。被告仅仅是向药剂师们寄送产品目录，并在其中将自己的药品与原告的同类药品进行了价格比较。[54]对此，法院认为：不能仅以被告进行价格比较的事实认定被告暗示药剂师们应当将自己的药品假冒为原告的药品出售。而且，虽然被告能够预见某些不道德的药剂师可能利用自己的药品实施商标侵权行为，但被告毕竟无法准确地预见是哪些药剂师会这样做。因此也不能要求被告停止向所有药剂师提供与原告药品在外观上相似的药品。
Ives案对于澄清第二类商标“间接侵权”的构成有重大意义。它进一步说明了判断药品商业外观是否具有“功能性”的标准。通过对比上述Ciba-Geigy v. Bolar案和 SK&F. v. Premo案可以发现：药品的商业外观是否具有“功能性”并不能一概而论。当药品的颜色等外观成为患者识别一类药品的依据时，该外观就有“功能性”。反之，如果药品外观是患者区分不同制药公司生产的同类药品的手段，则该外观就不具有“功能性”，而是具有“显著性”，可以作为非注册商标受到保护。同时，Ives案也明确了判断商品提供者为下手经营者的商标侵权行为承担“间接侵权”责任的标准：在没有使用他人商标或他人具有“显著性”的商业外观的情况下，仅仅一般性地预见下手经营者可能会将自己的产品假冒为他人的相似产品出售并不足以使商业提供者承担停止供货的责任。只有在其知晓或应当知晓某一特定下手经营者正在利用自己提供的商品从事商标侵权时，才应当采取包括停止供货在内的合理措施，否则构成“间接侵权”。这一规则避免了对本身没有实施假冒行为的商品提供者施加过重的侵权责任，有利于保障正常的经营秩序和维护利益平衡。
（三）印刷商、广告商和包装商等制作、印刷商标标识或在包装上附着商标标识
如果印刷商、广告商和外包装生产商等专业服务提供者在知晓委托人没有获得商标权人合法授权的情况下，仍然接受委托而制作、印刷商标标识、在出版的广告宣传册或播出的广告节目中使用商标标识，或是在产品包装上附着商标标志，也会构成“间接侵权”。
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- 知识产权法研究所所长、无形资产管理研究中心主任
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