入世后我国知识产权重大涉外案件研究

在实际审判过程中，法院认为被控侵权人提起确认不侵权之诉应当具备以下三个条件：1、知识产权权利人已向其发出了侵权警告，而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；2、知识产权权利人无正当理由延迟向人民法院起诉或向有关知识产权行政管理部门投诉；3、知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的权益造成损害。本案所涉11个绘图中的九个符合上述标准，并被宣告未侵权。

b. 对彼得兔及图形的使用是否构成侵权

本案最引人关注之处在于沃恩公司是针对社科出版社出版已进入公共领域的作品的行为提出了侵权之诉，判决的结果牵动着整个出版界的神经。《彼得兔的故事》的原出版商沃恩公司按我国《商标法》的规定将《兔子彼得的故事》作者的名称及图中的插图申请作为商标，其行为本身并无不当，如果不存在其它违反《商标法》的问题，也不与其它在先权利相冲突，应当可以作为商标注册。我国商标法规定，商标是可以将自然人、法人、或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合都可以作为商标申请注册。由此可见，商标存在的主要价值是区别不同商品来源者 (包括生产者、制造者、加工者、拣选者或者经销者或提供服务者)。这既是评定一个标识能否作为商标使用的根本标准，也是对一方使用某个标志是否作为商标使用的判断依据，是否造成公众对商品来源的混淆、误认，更是判断使用某一标识是否构成商标侵权结果的核心依据。我们从以下几个方面分析社科出版社的行为是否侵权。

首先，《商标法》第52条对侵犯商标权的行为作出了明确的规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；(二)销售侵权注册商标专用权的商品的；(三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；(四)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；(五)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”社科出版社并没有将彼得兔插图作为商标使用。商标和商品的名称在法律上是不同的两个概念。具体到图书商品，图书的名称即书名实际上是某一具体图书商品的商品名称。按出版惯例，对一本作品集图书，通常可以用其中一篇作品的名称、以作者姓名或笔名或代称的“某某作品集”、作者创作的重要角色名等作为图书名称（或分别作为图书的主书名、副书名、丛书名）。而在装帧上，亦通常用书中插图、角色形象、作者形象、作品内容特征标识等配合描述作品特征，而使用位置可以在图书的任一部位，如封面、书脊、书套、正文页眉、页脚、页码及或页中栏。这些描述作品本身特征的文字或其他标识，目的在于向读者揭示图书中的作品内容或特征，即区分不同图书商品的组成成份；而不是作为区分不同出版者的标识、。因此，这类标识就不应被认为是作为该图书商品的商标使用，不应当将图书商品上出现的任何显著性标识简单认定作商标标志使用。
    社科出版社在彼得兔系列图书中始终是将“彼得兔系列”这五个字及“彼得兔图”用来描述该系列图书作品内容特征，这两个标识，虽然一个是文字，一个是图，但二者的含义和标识指向是一致的，都是直接描述作品本身特征。其作用一是作为波特作品集系列图书的统一书名，二是与统一书名相应，作为四册单行图书装帧中的共性标识，显著标识的是该系列图书中作品的内容及共性---同一作者、动物童话故事系列作品，而非标识指引该系列图书的生产者即出版者自己。因此，这种使用并未起到标示产品来源的作用，不能认定社科出版社将其作为商标使用，社科出版社的使用行为没有构成商标法意义上的侵权行为。

其次，社科出版社的使用构成善意使用商标行为。我国《商标法实施条例》第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”国家工商行政管理局《关于商标行政执法中若干问题的意见》中第９条规定：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：(一)善意地使用自己的名称或者地址；(二)善意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”

图书作为一种特殊商品，在描述某一作者的作品集内容特征时最常用的即是以作者名称、或作者的最有名代表作的作品名称，或其笔下的典型角色名称或形象；而在描述不同作者的系列作品的内容特征时常用收入作品共有的作者特点、主题特点、角色特点、风格特点等，这是不争的事实。本案中，沃恩公司尽管将波特作品中的插图进行抽象修改及角色名称在图书（作为一类商品时）类上申请注册商标时符合商标组成条件，沃恩公司可以将其注册的商标在彼得兔图书及其他图书商品中使用，但，针对波特作品集（彼得兔系列）这一具体图书商品，其注册商标中即含有了该特定商品的通用名称及说明该商品的内容、作者特点，即具有了描述性，这种使用是善意说明该特定商品的特征，而不是作为商标使用沃恩公司无权以注册商标专用权禁止他人正当使用。

同时，社科出版社的使用行为《商标法实施条例》第５０条中规定的在相同或类似商品上将他人商标作为装潢使用误导公众的侵权行为。在这种情况下构成侵权首先要满足“误导公众”的条件。“误导公众”应当包含两方面的意思：首先，侵权人有误导公众的故意。本案中，原告社科出版社在图书的封面、书脊、封二等显要位置都标明了图书的出版者是中国社会科学出版社，并没有诱导公众对商品来源产生误认，因此不具有误导公众的主观故意。其次，客观上使公众产生误解。但是，彼得兔图使一个普通读者首先可能想到的是故事的内容或故事中的童话形象，而不是其出版者。而且沃恩公司与波特作品的关系鲜为普通读者知晓，直观上不可能将“彼得兔图”及“彼得兔系列”该图书和沃恩公司联系起来。如果将社科出版社这种装帧使用视为商品的包装装潢的话，其行为也不构成商标侵权。

由上可知，不能简单地仅以使用商标的商品是否同类或类似作为判定侵权与否的标准，还应进一步分析该标识在具体商品能否起到区分商品来源的作用。如果争议标识是被用来标示商品的内容、性质、特征等，和商品具有天然的联系，则不应被视为作为商标使用，当然也不应将他人的使用行为判定为侵权。

c. 商标权和他人使用进入公有领域的作品的权利冲突问题

本案还提出一个具有普遍意义的问题，就是商标专用权与社会公共利益冲突时的处理原则问题，商标专用权是否应当受到一定限制。

沃恩公司虽然是波特作品的最初出版者，但是随着作品著作权超过保护期限，作品进入公有领域，任何人均能自由使用，沃恩公司于波特原作品不再具有垄断权或其他任何优先权利。

如果因为沃恩公司将进入公有领域的波特作品的角色名称、插图注册商标，而因此有权以其拥有的注册商标专用权禁止其他人在波特作品图书上使用原作中的插图，显然阻碍了该作品的传播，是对社会公共利益的损害。根据《民法通则》第58条规定，违反法律或者社会公共利益的民事行为无效。根据《民法通则》的规定，我们有理由相信，当商标专用权与社会公共利益冲突时，商标注册人的专用权的权利范围应当受到一定限制，这时，商标注册人的专用范围不应包括原作品。其他人使用原作品和商标注册人的合法市场利益应该不存在冲突。如果允许商标注册人限制他人使用原作品的方式，则实质上又给予了商标注册人一种优先权利。这种优先权利同样意味着对公共利益的损害。[46]因此，这种情况下的商标权保护不应该影响到他人对已经进入公有领域的作品的正常使用。